2020年4月26日，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了2019年度商標異議、評審典型案例，國知局從42.76萬件異議、評審案件中挑選出10件最具代表性的案件，且從馳名商標保護、虛擬角色名稱權(quán)益、外國地理標志、已故知名人物姓名保護及打擊不以使用為目的的惡意申請行為等多個角度樹立了典型。
而“外研社”異議案件又作為居于首位發(fā)布的案件，足以可見國家知識產(chǎn)權(quán)局在給予馳名商標強有力法律保護方面的態(tài)度。本文即結(jié)合“外研社”商標異議一案來談近年來國知局在商標異議案件中在適用《商標法》第十三條給予企業(yè)馳名商標保護上的一些變化。
基本案情
外語教學(xué)與研究出版社（簡稱“外研社”）由北京外國語大學(xué)于1979 年創(chuàng)辦并主管，是一家以外語教育出版為特色，國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的綜合性文化教育出版機構(gòu)。外研社在學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、高等教育、大眾教育等領(lǐng)域精耕細作，成果豐碩。每年出版大量精品教材與學(xué)術(shù)力作，服務(wù)數(shù)千萬名大中小學(xué)生，培訓(xùn)十萬余人次外語教師，為推動我國外語教育改革創(chuàng)新、支持我國外語教師專業(yè)發(fā)展做出了重要貢獻。
2017年1月6日，一家叫“深圳市小天才電子有限公司”的申請人在第28類“游戲器具、玩具”等商品上申請了“外研社”商標，外研社在公告期內(nèi)對該商標提起了異議申請。歷經(jīng)將近1年半的時間，筆者終于在2019年7月份收到了國家知識產(chǎn)權(quán)商標局下發(fā)的《第22534338號“外研社”商標不予注冊的決定》。商標局認為，異議人注冊并使用在“書籍、印刷出版物”商品上的第4831675號“
”商標經(jīng)過長期使用與廣泛宣傳具有較高知名度，為相關(guān)公眾所熟知。被異議商標的注冊已構(gòu)成對異議人商標的抄襲和摹仿，被異議商標如予核準注冊，易誤導(dǎo)公眾，致使異議人的利益可能受到損害。因此根據(jù)商標法第十三條第三款的規(guī)定，對被異議商標不予注冊。
- 第十三條適用時用語的變化
看到這個決定書，筆者一方面很是替外研社感到高興，因為其終于將他人惡意申請的商標予以清除，維護了自己的商標權(quán)利；而另一方面筆者也注意到商標局在此次決定書中在適用《商標法》第十三條的用語上有了一些變化。
（1）商標異議程序
《商標法》第十三條第一款規(guī)定“為相關(guān)公眾所熟知的商標，持有人認為其權(quán)利受到侵害時，可以依照本法規(guī)定請求馳名商標保護”，第三款規(guī)定“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用”。對比《第22534338號“外研社”商標不予注冊的決定》，商標局雖然采用第十三條第三款支持了異議人的主張，但在認定結(jié)論部分并未提到“馳名商標”的字眼。
（2）商標評審程序
其實筆者對此并不感到驚訝，因為在此之前，國家知識產(chǎn)權(quán)局（原商標評審委員會，以下均簡稱“國知局”）已經(jīng)在評審案件中就適用第十三條時的表述方式進行了調(diào)整。筆者僅以檢索的幾個案件為例（檢索平臺為“知產(chǎn)寶”，檢索條件為“商標法第十三條”）：
國知局在評審案件中適用商標法第十三條時，其表述方式大致經(jīng)歷了“馳名商標”-“達到馳名程度”-“已為相關(guān)公眾熟知”這一歷程，而最后一種方式也正是目前商標局在異議案件中所采取的。
（3）訴訟程序
反觀可以進行馳名認定的另一機關(guān)（即法院），雖然在2009年最高人民法院公布的《關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》這一司法解釋中要求，人民法院對于馳名商標的認定，不寫入判決文書。但截至到目前為止，法院在案件事實和判決理由認定部分，還是會直接提到“馳名商標”。
可能會有哪些影響？
對于國知局的該種做法，筆者認為其應(yīng)是希望馳名商標的認定回歸制度設(shè)立初衷，而不是被企業(yè)作為一項榮譽用來宣傳或是以此來謀求某些政府獎勵。我們暫且不論這一用語上的變化是否能真正改變企業(yè)基于以上考慮請求商標馳名認定的想法或者給企業(yè)在實現(xiàn)上述目的時帶來一定的限制；但單就法律效果來看，這一用語并未給企業(yè)帶來任何權(quán)利上的減損，反而對國知局在異議程序中適用第十三條起到了一定的推動作用。
一方面，雖然國知局在用語上沒有使用“馳名商標”，但根據(jù)《馳名商標認定和保護規(guī)定》第二條“馳名商標是在中國為相關(guān)公眾所熟知的商標”的規(guī)定，“為相關(guān)公眾所熟知”就等同于商標已經(jīng)達到馳名程序，適用《商標法》第十三條給予了“馳名商標”保護。該點在國知局發(fā)布典型案例時將“外研社”直接表述為“馳名商標”也得以體現(xiàn)。該種認定結(jié)果仍可以作為“馳名商標受保護的記錄”在后續(xù)案件中遞交，具有同等效果。
另一方面，筆者結(jié)合2019年以來收到的多份異議決定書，也體會到國知局在異議案件中適用第十三條給予異議人馳名商標保護的數(shù)量似乎有所增加，尤其是針對曾經(jīng)認定過馳名的商標。如萬慧達代理的第26606001號“一口思念”、第27491670號“思念國果嶺”、第27848461號“益茶驛站”等多個案件中，異議人的引證商標均再次獲得馳名商標保護。筆者猜測回歸“為公眾所熟知的商標”這一用語也對商標局積極適用第十三條起到了一定的推動作用。
此次典型案例的發(fā)布，也更加反映了國知局要給予馳名商標強有力法律保護的態(tài)度，這將進一步助力企業(yè)打擊他人惡意復(fù)制摹仿馳名商標的行為。
