外觀設計專利不經過實審，將他人專利或商標加上常見設計或進行局部細微的改變，很容易獲得授權。授權后的專利證書往往成侵權人不侵權抗辯的擋箭牌，增大地方行政執(zhí)法難度。在先權利人在無效該外觀專利時，往往經歷專利無效和行政訴訟程序，費時費力。當外觀設計與在先權利人的立體商標權發(fā)生沖突，該怎樣判斷外觀設計的有效性？惡意是否屬于考慮因素？
近日，萬慧達代理馬爹利公司成功以專利法23條3款無效一枚外觀設計，下面筆者結合這則案例談一談外觀設計與在先商標權發(fā)生沖突時，怎樣判斷外觀設計的有效性。
案情簡介：
權利商標（如上圖所示）是馬爹利公司2006年申請注冊的立體商標，注冊日為2009年，核定使用的商品為酒精飲料（啤酒除外）。立體商標圖樣包含兩幅視圖，瓶子包含瓶口、瓶頸和瓶身，瓶口略寬于瓶頸，瓶口和瓶頸上部設置瓶封，瓶頸基本呈圓柱形，下部逐漸變寬，通過弧面圓滑過渡至瓶身，瓶身呈上寬下窄圓滑過渡內收的圓柱形曲面形。瓶身前部具有從瓶頸至瓶身中部的一斜切面，斜切面呈樹葉形，其上設有一小標志和一行英文文字圖案，瓶身下部有一圈波浪形設計。
涉案專利（如上圖所示）由黃某2014年6月申請、2014年12月授權的外觀設計專利，產品名稱為“酒瓶”。涉案專利由六面正投影圖和立體圖表示，酒瓶包括瓶塞、瓶口、瓶頸和瓶身，瓶頸上部為帶一圈凸臺的瓶口，瓶口內設有圓柱形瓶塞。瓶頸下部逐漸變寬與瓶身相接，瓶身從中部向下逐漸收縮至底部，瓶身的前部具有從瓶頸至瓶身中下部的一斜切面，切面整體呈圓滑的水滴形，俯視圖可見瓶身四周為凸棱設計，酒瓶底部為規(guī)則的八邊形。
2015年12月，馬爹利公司以涉案專利不符合專利法第23條第2、3款規(guī)定為由向專利復審委員會提出了無效宣告請求，在未獲支持的情況下，馬爹利公司起訴至北京知識產權法院。
馬爹利公司主張：斜切面的設計特征是權利商標的最顯著特征，涉案專利雖在表面設有凸棱，但并沒有為涉案專利帶來明顯的視覺效果，整體外觀與立體商標沒有明顯差別。馬爹利公司的立體商標具有很高知名度，消費者基于對斜切面特征的識別，容易將涉案專利產品誤認為馬爹利的系列產品，進而混淆誤認，而且涉案專利在實施時不能排除使用相同或近似文字圖形的可能性，涉案專利侵犯了馬爹利在先的商標權。
一審法院認為：將涉案專利與在先商標相比較，二者均包含瓶口、瓶頸和瓶身，瓶口和瓶頸形狀相同，瓶身前面均具有一個從瓶頸至瓶身中下部的非常明顯的斜切面，二者的整體輪廓近似。在先商標斜切面設計非常獨特，并非瓶類產品的慣常設計，作為商標的識別部分具有較強的顯著性。涉案專利與在先商標的斜切面位置基本相同，斜切面均構成瓶身的顯著部分，在隔離比對的情況下，相關公眾施以一般注意力不會關注到二者形狀的細微差異。因此，涉案專利與在先商標的顯著部分構成近似。兩者在其他方面細節(jié)上的區(qū)別對整體視覺效果不足以產生顯著影響，二者屬于近似設計。涉案專利的實施容易導致相關公眾產生混淆誤認，從而損害馬爹利公司的在先商標權。
短評：
當外觀設計與在先權利人的立體商標權發(fā)生沖突，怎樣判斷該外觀設計的有效性？
有關在先商標權利沖突方面的規(guī)定：
《專利法》第23條3款：授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突。本法所稱現有設計，是指申請日以前在國內外為公眾所知的設計。
《專利審查指南》第五章無效宣告程序中外觀設計專利的審查，第7.1商標權方面的規(guī)定如下：
在先商標權是指在涉案專利申請日之前，他人在中華人民共和國法域內依法受到保護的商標權。未經商標所有人許可，在涉案專利中使用了與在先商標相同或者相似的設計，專利的實施將會誤導相關公眾或者導致相關公眾產生混淆，損害商標所有人的相關合法權利或者權益的，應當判定涉案專利權與在先商標權相沖突。
在先商標與涉案專利中含有的相關設計的相同或者相似的認定，原則上適用商標相同、相似的判斷標準。
對于在中國境內為相關公眾廣為知曉的注冊商標，在判定權利沖突時可以適當放寬產品種類。
根據上述《專利審查指南》的規(guī)定，在先商標與涉案專利的對比原則上適用商標相同、相似的判斷標準。那么，影響商標近似性判定的因素，原則上均應予以考慮。北京高院在《商標授權確權行政案件審理指南》15.2條【商標近似的判斷規(guī)則】規(guī)定：適用商標法第三十條、第三十一條時，可以綜合考慮商標標志的近似程度、商品的類似程度、引證商標的顯著性和知名度、相關公眾的注意程度以及訴爭商標申請人的主觀意圖等因素，以及前述因素之間的相互影響，以是否容易造成相關公眾混淆為標準。
可見，在涉及在先權利沖突的外觀設計無效案件中，對于相關公眾一般的注意程度、在先立體商標的顯著性和知名度、專利申請人的主觀意圖、其他可能引起混淆誤認的因素均屬于應當考慮的因素，以是否容易混淆為判斷標準。
歐盟普通法院在審理費列羅公司與BMB公司外觀專利侵犯在先立體商標權案件時，采用的標準也是直接適用了商標近似的比較標準，以消費者存在混淆可能性而宣告外觀專利無效。BMB公司外觀專利如圖一至圖三，費列羅公司立體商標如圖四所示：
歐盟普通法院認為涉案外觀雖邊緣有明顯曲度，還使用了標簽以及MIK MAKI標記，但立體盒形才是整個外觀的“要部”；本案不涉及發(fā)音和含義方面的比較，認為兩者構成近似，存在混淆可能。
具體到本案，從相關公眾一般的注意程度看，雖然涉案專利與在先商標在瓶底形狀、有無瓶塞等存在區(qū)別，但均屬于相關公眾不易直接觀察或容易被忽視的部位。涉案專利瓶身的豎棱以及在先立體商標波浪線條的設計，相對于整體瓶型以及突出的斜切面設計，對整體視覺效果不足以產生顯著影響。
從在先立體商標的顯著性和知名度看，斜切面的設計是馬爹利名士干邑產品獨有的設計，具有很高的顯著性和知名度，在兩款產品均含有這一顯著特征的情況下，容易導致消費者產生混淆誤認。
從涉案專利申請人的主觀意圖看，其作為白蘭地酒行業(yè)從業(yè)人員，明知馬爹利產品的設計要點，仍稍作改動后申請外觀設計專利，難謂善意。類比惡意注冊的商標不應給予強保護，本案惡意申請的外觀設計，在適用“在先權利沖突”條款時也不應給予強保護。
另外，還需要考慮涉案專利可能的實施方式，涉案專利斜切面雖不含有文字或圖形，但不能排除其在實施時采用與在先立體商標相同或近似的文字、圖形或其組合，進一步增加混淆誤認的可能性。
最后，從在先生效判例的角度講，2001年《專利法實施細則》第六十五條規(guī)定了以在先權利沖突為由宣告外觀設計無效，需提交生效的能夠證明權利沖突的處理決定或者判決，否則專利復審委不予受理?，F行的專利法及其實施細則雖然刪去了這方面的規(guī)定，但如有類似在先認定侵權的處理決定或法院生效判決，無疑對于在無效案件中解決權利沖突問題是強有力的支持。
