2022年4月19日，在重慶市高級人民法院和四川省高級人民法院聯(lián)合召開的川渝地區(qū)人民法院知識產權司法保護聯(lián)合新聞發(fā)布會上，重慶鴿牌電線電纜有限公司與重慶鴿皇電線電纜集團有限公司、高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)幸福時光建材經營部侵害商標權及不正當競爭糾紛案（一審案號（2018）渝05民初3095號、二審案號（2021）渝民終166號）入選2021年重慶法院知識產權司法保護十大典型案例。此前，本案還入選重慶法院民營經濟司法保護典型案例（第八批）、重慶市律師協(xié)會2021年度十佳知識產權案例。
本案法院依法判決兩被告賠償鴿牌公司1000萬元，系截至目前重慶法院商標侵權及不正當競爭案判賠金額最高的保護知名企業(yè)名稱權和馳名商品專用權的典型案例。重慶高院點評本案典型意義指出，“惡意搶注與他人注冊商標近似的商標，然后進行侵權使用從而獲利，是實踐中常見的問題，如何有效的規(guī)制，是實踐中的難題。本案將注冊商標的惡意作為商標侵權使用行為的主觀惡意參考因素之一，將無效程序中所提交的財務報告等作為侵權獲利的證據之一，有助于加大知識產權保護水平，遏制搶注他人商標后再侵權的現(xiàn)象，助推優(yōu)化營商環(huán)境?！?br type="_moz">
如重慶高院上述點評提及，本案核心侵權商標曾系注冊商標。而關于侵權的賠償責任，筆者認為，本案涉及的注冊商標被宣告無效前后的侵權賠償責任、商標侵權訴訟時效和侵權賠償時效（賠償計算期間）、侵權賠償數(shù)額計算方式、商標無效宣告程序中提交的證據在侵權訴訟中的利用和采信等具體法律問題值得關注。本文圍繞該等問題進行淺析。
案情簡介
重慶鴿牌公司是全國電線電纜行業(yè)知名重點國有控股企業(yè)，在第9類“電線、電纜”等商品上擁有“鴿牌PIGEON及圖”
、“鴿牌”商標?！傍澟啤逼放瓢l(fā)展已有40多年歷史，有較高知名度，2010年“鴿牌PIGEON及圖”商標被認定為馳名商標，其后在商標確權爭議案件中不斷獲得馳名商標保護。
自2005年起，鴿皇集團股東、法定代表人林某鋒及關聯(lián)主體在第9、11、17、42等商品或服務類別上申請了一系列摹仿“鴿牌”的商標，如“鴿王牌GE WANG PAI及圖”“鴿皇GE HUANG及圖”（4524253號）“鴿王”“鴿皇100及圖”“鴿皇電纜”（13255553號）“鴿皇”“新鴿皇”“愛家鴿皇”“山城鴿皇”等。其中林某鋒申請的指定使用在第9類“電線、電纜”等商品上的第4524253號“鴿皇GE HUANG及圖”
商標于2007年12月7日獲準注冊，2011年8月31日鴿牌公司提出商標無效爭議申請，經長達7年的商標無效評審及行政訴訟審理程序，該商標被北京高院2018年5月2日作出的（2018）京行終792號行政判決確認宣告無效。
自2005年起，鴿皇集團一直生產銷售“鴿皇”電線電纜，使用“ 
”（鴿皇GE HUANG及圖）“鴿皇電纜/線纜”等標識及“鴿皇電線電纜”企業(yè)名稱，該使用行為在第4524253號“鴿皇GE HUANG及圖”商標被宣告無效后仍在繼續(xù)。
2018年10月12日，鴿牌公司在重慶五中院提起本案商標侵權及不正當競爭訴訟，請求法院判令二被告停止侵權行為，變更“鴿皇”企業(yè)名稱，在《重慶日報》《重慶商報》上刊登聲明消除影響，共同賠償鴿牌公司經濟損失及維權合理開支共計1000萬元。關于侵權賠償，鴿牌公司具體主張按鴿皇集團自其2005年最早生產銷售被訴侵權產品的時間持續(xù)至本案起訴前（2017年）的期間（共13年）各年度累計侵權獲利總數(shù)額177,293,034.74元的二倍適用懲罰性賠償，但只要求二被告共同賠償1000萬元。鴿牌公司主張被告上述累計侵權獲利總數(shù)額的依據為鴿皇集團上述侵權期間（2005-2017年）的主營業(yè)務利潤，包括林某鋒在“鴿皇GEHUANG及圖”商標爭議程序中提交的由鴿皇集團出具的財務資料（涉及2008-2013年度）、鴿牌公司查詢到的上述期間鴿皇集團的主營業(yè)務收入、利潤數(shù)據，以及電線電纜行業(yè)銷售利潤率。
鴿牌公司起訴后，鴿皇集團一方仍在持續(xù)侵權并進行“鴿王”等近似商標的惡意申請。一、二審法院認定侵權成立，判決鴿皇集團一方立即停止侵權行為，限期變更企業(yè)名稱、在《重慶商報》刊登聲明消除影響，全額支持鴿牌公司的賠償請求。
法律評析
一、關于注冊商標被宣告無效前的使用是否應承擔賠償責任
本案被訴的“鴿皇GE HUANG及圖”商標曾系注冊商標，被訴侵權期間覆蓋了該商標曾有效的整個期間。本案一、二審程序中，鴿皇集團均提出被訴商標曾系有效注冊商標，在其被宣告無效前，鴿皇公司一方的使用行為不構成侵權亦不應承擔賠償責任的抗辯。筆者認為，從商標法47條“自始無效”的規(guī)定和涉及侵權商標曾系注冊商標的司法判例來看，注冊商標被宣告無效前的使用應承擔賠償責任應無較大爭議。
本案一審判決認為，被訴“鴿皇GE HUANG及圖”標識雖曾為注冊商標，但該商標已被宣告無效，根據2013年《商標法》第四十七條的規(guī)定，該注冊商標專用權視為自始即不存在，原告商標早在2002年就已經被認定為重慶市著名商標，鴿皇集團作為重慶市的同行業(yè)經營者應當知曉，但其仍于2005年開始將與之高度近似的、尚未經核準注冊的“鴿皇GE HUANG及圖”標識使用在電線電纜產品的發(fā)貨單上，鴿皇集團對曾經的“鴿皇GE HUANG及圖”注冊商標并無信賴利益可言，因此侵害了原告的注冊商標專用權。二審判決認為，“鴿皇GE HUANG及圖”商標與鴿牌公司在先注冊商標屬于近似標識，被商評委宣告無效，并經北京高院終審行政判決所確認，該商標被宣告無效后其商標專用權視為自始即不存在，鴿皇集團在“鴿皇GE HUANG及圖”商標被宣告無效前的商標使用行為失去了合法性及定當性，且該期間應當作為確定鴿皇集團賠償金額的考量因素。
二、關于侵權訴訟時效和賠償時效（賠償計算期間）
本案中，鴿牌公司主張的侵權賠償計算期間為自鴿皇集團最早開始侵權行為的時間（2005年）至本案起訴前（2017年）的持續(xù)期間共13年。鴿皇集團在一、二審均抗辯稱鴿牌公司提起本案訴訟超過了訴訟時效，即使法院認為侵權成立，鴿皇集團應只對鴿牌公司起訴前的“兩年”期間的侵權行為承擔賠償責任。
本案一審審理時有效的《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（法釋【2002】32號）第十八條規(guī)定，“侵犯注冊商標專用權的訴訟時效為二年，自商標注冊人或者利害權利人知道或者應當知道侵權行為之日起計算。商標注冊人或者利害關系人超過二年起訴的，如果侵權行為在起訴時仍在持續(xù)，在該注冊商標專用權有效期限內，人民法院應當判決被告停止侵權行為，侵權損害賠償數(shù)額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算?！保ā岸辍痹谛薷暮蟮姆ㄡ尅?020】19號第十八條規(guī)定中已改為“三年”），2017年《民法總則》第一百八十八條規(guī)定的民事訴訟時效期間為三年，第一百九十五條規(guī)定了訴訟時效中斷的情形，包括“與提起訴訟或者申請仲裁具有同等效力的其他情形”（2021年《民法典》的規(guī)定與之相同）；2008年《最高人民法院關于審理民事案件適用訴訟時效制度若干問題的規(guī)定》（法釋【2008】11號）第十四條規(guī)定，“權利人向人民調解委員會以及其他依法有權解決相關民事糾紛的國家機關、事業(yè)單位、社會團體等社會組織提出保護相應民事權利的請求，訴訟時效從提出請求之日起中斷?！保ù艘?guī)定在2020年修訂的法釋【2020】17號中被保留）。2008年《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》（法釋【2008】3號）第一條規(guī)定，“原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規(guī)定，告知原告向有關行政主管機關申請解決?！保ń刂聊壳半m已有多件涉及馳名商標對抗在后注冊商標侵權的司法判例，此規(guī)定在2020年修訂的法釋【2020】19號中仍被保留）
梳理上述規(guī)定可以理解，首先，根據新法優(yōu)于舊法的適用規(guī)則，本案涉及的訴訟時效期間應為三年而非兩年；其次，侵權損害賠償數(shù)額“向前推算”三年計算有其適用的邏輯前提，即超過訴訟時效期間起訴，也就是說起訴未超過訴訟時效則不存在“向前推算”的問題，而本案存在注冊商標侵權與確權糾紛民行交叉和銜接，涉及訴訟時效中斷問題。本案一、二審法院均認為，自鴿牌公司于2011年向商評委提出涉案第4524253號商標無效宣告申請時起本案民事訴訟時效中斷，直到2018年5月2日北京高院作出無效宣告的終審判決，自該行政訴訟終結時起，鴿牌公司的訴訟時效期間重新計算，同年10月12日，鴿牌公司提起本案之訴符合原《民法總則》第一百八十八條關于三年訴訟時效期間的規(guī)定，因此在未過“三年”訴訟時效的情況下，因侵權行為仍然在持續(xù)，賠償時效不受“三年”限制，一、二審判決支持了鴿牌公司以被訴注冊商標被宣告無效前后共計13年的侵權持續(xù)期間累計計算侵權賠償數(shù)額的主張。
關于商標持續(xù)侵權賠償數(shù)額的計算期間問題，筆者調研部分其他判例注意到，在起訴未超過法律規(guī)定的訴訟時效期間的多個案件中，權利人主張以有證據證明的侵權持續(xù)時間為侵權賠償數(shù)額的計算期間均獲得了法院的支持，且在涉及注冊商標侵權的部分案例中，權利人通過商標爭議程序先行解決被認定屬于導致民事訴訟時效中斷的法定事由。例如，在惠氏有限責任公司與廣州惠氏寶貝母嬰用品有限公司、廣州正愛日用品有限公司等商標侵權、不正當競爭糾紛案（（2019）浙01民初412號、（2021）浙民終294號）中，浙江高院判決認為，該案因涉及注冊商標之間的沖突，惠氏公司于2011年開始向原商評委提出撤銷涉案侵權注冊商標直至2018年北京高院最終確認該6件商標無效，屬于導致該案中惠氏公司對被訴侵權行為的訴訟時效中斷的法定事由，故惠氏公司于2018年向一審法院起訴并未超過訴訟時效，賠償數(shù)額的計算期間不適用“向前推算三年規(guī)則”，惠氏公司主張的賠償數(shù)額的計算期間自2012年12月至一審中再次進行公證保全之時（2020年4月）共計7.3年被支持；在“華潤翠庭”案（（2016）浙01民初888號、（2017）浙民終430號）中，判決認為“恒暉公司沒有提供證據證明華潤集團在涉案樓盤開發(fā)和銷售當時已經知曉了商標侵權行為的存在，華潤集團并不存在怠于行使權利的情形，在這種情況下，損害賠償?shù)挠嬎闫陂g應與涉案侵權行為的持續(xù)時間一致，否則將不利于保護權利人的合法權益，而使侵權人通過侵權行為獲得不法利益。”在上海市徐匯區(qū)法院、上海知識產權法院審理的“希能”案（（2015）徐民三（知）初字第1321號、（2017）滬73民終299號）中，法院認為“億華公司持續(xù)侵權十余載，全周期幾乎均可納入濟民公司的賠償請求范圍”。
三、關于侵權賠償數(shù)額計算方式
《商標法》第六十三條規(guī)定了確定侵犯商標專用權的賠償數(shù)額的順位，按照侵權人因侵權所獲得的利益確定為第二順位。本案一審審理時有效的法釋【2002】32號司法解釋（及2020年修改后的法釋【2020】19號）第十四條規(guī)定了“侵權所獲得的利益”可以根據侵權商品銷售量與該商品單位利潤乘積計算，此規(guī)定與最高院關于審理專利糾紛案件的法釋【2015】4號（及2020年修改后的法釋【2020】19號）規(guī)定“侵權人因侵權所獲得的利益可以根據該侵權產品在市場上銷售的總數(shù)乘以每件侵權產品的合理利潤所得之積計算”在邏輯上是一致的。筆者以為，上述規(guī)定其表述可理解為侵權產品的合理“銷售利潤”，對工業(yè)企業(yè)而言，產品銷售利潤在財務數(shù)據上可體現(xiàn)為“主營業(yè)務利潤”。
本案，鴿牌公司主張鴿皇集團13年侵權期間（2005-2017年）的累計侵權獲利總數(shù)額177,293,034.74元，即是以該期間鴿皇集團各年度的“主營業(yè)務利潤”為計算基準或依據，包括（1）林某鋒在第4524253號“鴿皇GEHUANG及圖”商標爭議程序中提交的加蓋有鴿皇集團印章的財務報告，顯示鴿皇集團2008年至2013年度主營業(yè)務利潤總額為171,564,936.11元；（2）鴿牌公司查詢到的鴿皇集團2005年至2007年期間的主營業(yè)務利潤總額428,633.83元；（3）鴿牌公司查詢到的鴿皇集團2014至2017年期間的主營業(yè)務收入總額105,437,000元，參照依據《中國電器工業(yè)年鑒2015》公布的電線電纜行業(yè)利潤總額與主營業(yè)務收入計算出的行業(yè)主營業(yè)務利潤率，計算出的鴿皇集團2014年至2017年期間獲利總額5,299,464.80元。
一審判決根據鴿皇集團2005年至2013年期間的累計主營業(yè)務利潤總額高達171,993,569.94元，確定鴿皇集團自2005年以來的侵權獲利數(shù)額高于鴿牌公司請求賠償?shù)?000萬元，認為無須適用懲罰性賠償，鴿牌公司請求賠償?shù)臄?shù)額應予全額支持。二審法院認為，一審法院綜合考慮鴿牌公司涉案商標的知名度、鴿皇集團的主觀惡意、侵權情節(jié)及獲利等因素，全額支持鴿牌公司的賠償請求，并無不當。
四、關于商標爭議程序中提交的證據在民事案件中的采信
《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》（法釋【2019】19號）第三條規(guī)定，“在訴訟過程中，一方當事人陳述的于己不利的事實，或者對于己不利的事實明確表示承認的，另一方當事人無需舉證證明。在證據交換、詢問、調查過程中，或者在起訴狀、答辯狀、代理詞等書面材料中，當事人明確承認于己不利的事實的，適用前款規(guī)定?！备鶕V訟誠信原則，當事人在商標爭議程序中提交的涉案商標使用證據，可以被對方當事人在民事案件中直接作為指控侵權、主張侵權賠償?shù)淖C據。
本案中，鴿牌公司即是充分利用了被訴商標評審及行政訴訟程序中林某鋒提交的使用及知名度證據（包括被訴侵權產品發(fā)貨單、銷售合同、發(fā)票、廣告合同及宣傳資料、價目表、門店及產品照片、財務資料等），并對該等證據進行了細致的梳理和統(tǒng)計。例如，該案判決書記載“林某鋒提交的銷售合同及發(fā)票顯示，2005年至2016年期間鴿皇集團銷售電線電纜產品的客戶區(qū)域分布包括重慶各區(qū)縣、四川、湖北、貴州、上海、云南、遼寧、山西、廣東、安徽、天津、內蒙古、福建、江蘇等省市”；“林某鋒在第4524253號‘鴿皇GEHUANG及圖’商標評審及行政訴訟程序中提交了由鴿皇集團出具的財務資料，其中《損益表》顯示鴿皇集團2008年至2013年度主營業(yè)務收入總額1240862635.24元，扣除主營業(yè)務成本、經營費用、主營業(yè)務稅金及附加后的主營業(yè)務利潤總額為171564936.11元”。該等證據系一、二審法院據以認定鴿皇集團侵權情節(jié)及獲利的重要證據，其中鴿皇集團的財務資料則是法院采信的認定賠償數(shù)額的核心證據之一。對于鴿皇集團提出該證據不應被采信的抗辯，二審法院認為，“由于林某鋒在提交前述財務資料時系鴿皇集團的法定代表人，且財務資料上加蓋有鴿皇集團的公司印章，能夠推定該財務資料系鴿皇集團制作或提供，至少也應當知曉；但是，鴿皇集團有能力卻未舉示證據進行反駁或推翻該財務資料，一審法院據此認定財務資料中《損益表》載明的財務數(shù)據能夠反映鴿皇集團的實際經營情況并無不當?！?br type="_moz">
最后，基于本案，筆者亦對權利人進行類似商標維權提出以下幾點建議：
第一，商標侵權往往涉及民行交叉，建議商標權人及時關注侵權人進行的侵權商標相關的申請注冊情況，適時啟動相應的異議、無效宣告程序，利用商標爭議程序中對方提交的自身宣傳、使用、銷售等證據，選取有利證據為侵權訴訟奠定基礎；
第二，密切關注侵權注冊商標的使用情況，及時固定侵權注冊商標被宣告無效前后的侵權使用證據，適時啟動民事訴訟，確保侵權注冊商標被宣告無效后的侵權賠償責任不受“三年”訴訟時效限制；
第三，充分舉證權利商標的顯著性及知名度，充分挖掘侵權人一方侵權情節(jié)、主觀惡意及混淆證據，關注侵權商標攀附式申請惡意及實際使用惡意；
最后，在爭取高額判賠上。最高人民法院關于全面加強知識產權司法保護的意見（法發(fā)【2020】11號）關于“有效提高侵權賠償數(shù)額”指出，“充分運用工商稅務部門、第三方商業(yè)平臺、侵權人網站或上市文件顯示的相關數(shù)據以及行業(yè)平均利潤率等，依法確定侵權獲利情況。”建議權利人一方面積極調查侵權人因侵權獲利情況，可利用涉案侵權商標相關爭議程序中對方提交的銷售合同、發(fā)票及財務資料等證據計算所涉侵權期間的侵權獲利情況，適當舉證侵權產品行業(yè)利潤率，另一方面密切關注侵權人一方在侵權訴訟期間及一審判決后持續(xù)侵權的情況并持續(xù)取證。
