博洛尼家居用品（北京）股份有限公司（以下稱博洛尼公司）依法在37類室內(nèi)裝潢修理、室內(nèi)裝潢及第42類室內(nèi)裝飾設(shè)計等服務(wù)上享有鈦馬赫及Tellmach注冊商標專用權(quán)，經(jīng)過十多年推廣使用，在國內(nèi)高端別墅裝修領(lǐng)域具有很高的知名度。2015年6月博洛尼公司發(fā)現(xiàn)成都豐立公司在其公司網(wǎng)站、微信公眾號、經(jīng)營場所店面招牌等多處使用“德國鈦馬赫工藝傳播大使”、“鈦馬赫工藝獨樹一幟”等類似宣傳語。在豐立公司拒不改正的情況下，博洛尼公司訴至一審法院，主張豐立公司侵犯了其享有的鈦馬赫及Tellmach商標的注冊商標專用權(quán)，要求豐立公司立即停止侵權(quán)、賠償損失并消除影響。
一審法院經(jīng)審理認為：盡管豐立公司從事的室內(nèi)設(shè)計與裝潢業(yè)務(wù)，與博洛尼公司主張權(quán)利的鈦馬赫及Tellmach商標核準的項目系相同服務(wù)，但由于博洛尼公司、豐立公司均認可存在鈦馬赫施工工藝這一事實，且豐立公司對鈦馬赫、Tellmach的使用并未采取突出使用等容易引人誤解的方式，豐立公司的使用實際不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認，系對鈦馬赫、Tellmach的正當(dāng)使用，不構(gòu)成商標侵權(quán)。
博洛尼公司不服一審判決，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。二審期間博洛尼公司補充提交了博洛尼公司有權(quán)注冊、使用鈦馬赫/Tellmach商標的證據(jù)，證明：鈦馬赫/Tellmach工藝是博洛尼公司從德國引用，德國方面同意博洛尼公司在國內(nèi)注冊、使用鈦馬赫/Tellmach商標，并對博洛尼公司的施工工藝進行技術(shù)指導(dǎo)，博洛尼公司注冊鈦馬赫/Tellmach商標有合法的權(quán)利基礎(chǔ)；“鈦馬赫”中文文字由博洛尼公司獨創(chuàng)，鈦馬赫工藝是博洛尼公司在國內(nèi)獨有的裝修施工工藝。此外，博洛尼公司還提交了大量的鈦馬赫工藝經(jīng)博洛尼公司使用具有很高知名度，與之已建立唯一對應(yīng)關(guān)系的證據(jù)，以證明一審判決對鈦馬赫工藝的事實認定錯誤。同時，博洛尼公司還進一步主張，博洛尼公司一直將鈦馬赫/Tellmach商標作為自己的裝修服務(wù)品牌進行推廣，鈦馬赫/Tellmach商標從未喪失顯著性。豐立公司明知鈦馬赫工藝是博洛尼公司從德國引進，且鈦馬赫是博洛尼公司的注冊商標，仍在網(wǎng)站、店招等顯著位置以廣告語的形式使用“鈦馬赫工藝”容易造成消費者的混淆誤認，非出于善意，不屬于正當(dāng)使用。
二審法院經(jīng)審理后采納了博洛尼公司的上述證據(jù)并支持了相應(yīng)的主張，最終認定：鈦馬赫及Tellmach不是通用詞匯，亦無除商標含義之外的固有含義。鈦馬赫工藝經(jīng)博洛尼公司大量使用和宣傳推廣，已經(jīng)與博洛尼公司提供的服務(wù)形成一一對應(yīng)關(guān)系，能夠起到識別服務(wù)來源于博洛尼公司的作用。故，將鈦馬赫及Tellmach用于鈦馬赫工藝亦能發(fā)揮識別服務(wù)來源的作用，屬于商標性使用。此外，豐立公司的使用難謂善意，且使用方式亦不符合裝修行業(yè)宣傳的使用習(xí)慣，使用的后果不僅造成消費者的混淆誤認，還會使得原本具有較高顯著性的鈦馬赫/Tellmach商標的顯著性逐步消弱并面臨通用化的風(fēng)險，對注冊商標專用權(quán)具有一定損害。綜上，豐立公司的使用行為不構(gòu)成正當(dāng)使用，屬于商標侵權(quán)行為?！颈本┲R產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73民終817號，張玲玲、宋旭東、章瑾；二零一六年十月三十一日?！?/p>
萬慧達代理博洛尼公司參與了上述二審程序。
短評：
本案與其他商標侵權(quán)案件不同之處在于，豐立公司并未將權(quán)利人的商標單獨突出使用在相同服務(wù)上，而是在注冊商標后冠以“工藝”字樣的形式使用，這種使用行為能否成為正當(dāng)使用他人商標的擋箭牌？本案二審法院給出了答案！
首先，豐立公司對涉案商標的使用是否屬于商標性使用是判定是否侵權(quán)的前提。這方面，二審法院并未拘泥于豐立公司對商標的使用形式，是字號上的放大突出使用，還是有無標注豐立公司自己的商標，而是從豐立公司的使用是否實際發(fā)揮了產(chǎn)源識別作用的角度進行考量。本案中，二審法院認可了鈦馬赫工藝的知名度，與博洛尼公司的裝修服務(wù)具有固定的來源指向關(guān)系，在現(xiàn)有證據(jù)不能證明鈦馬赫工藝屬于裝修領(lǐng)域通用的施工工藝的情況下，鈦馬赫工藝本身能起到商標的識別來源功能，因此豐立公司將注冊商標“鈦馬赫”用在“鈦馬赫工藝”中，同樣能發(fā)揮識別服務(wù)來源于博洛尼公司的作用，屬于商標性使用。
其次，商標正當(dāng)使用是常見的不侵權(quán)抗辯的理由之一，《商標法》五十九條第一款也進行了列舉，一旦被訴侵權(quán)方的正當(dāng)使用抗辯成立，權(quán)利人的主張將無法得到法院的支持。
本案中，二審法院對正當(dāng)使用需要具備的條件進行了闡述，首先，使用商標基于善意；其次，使用商標標識本身固有含義且使用方式符合行業(yè)習(xí)慣及語言習(xí)慣；第三，使用結(jié)果不會對注冊商標專用權(quán)造成損害。
豐立公司在明知鈦馬赫工藝是博洛尼公司從德國引進，且享有注冊商標權(quán)，仍使用“德國鈦馬赫工藝傳播大使”字樣進行廣告宣傳，難謂善意?！扳侎R赫”商標是博洛尼公司根據(jù)“Tellmach”的發(fā)音音譯出來的，不是固有詞匯也沒有固定含義，豐立公司不具有正當(dāng)使用的基礎(chǔ)，使用方式屬于商業(yè)宣傳廣告，并非說明性文字描述，且不符合裝修行業(yè)宣傳習(xí)慣，不滿足上述第二點要求。豐立公司的使用后果是讓消費者誤認為其提供的服務(wù)與博洛尼公司的鈦馬赫工藝存在某種關(guān)系，導(dǎo)致市場的混淆，損害了博洛尼公司的商標權(quán)益，亦不滿足上述第三點要求。因此，豐立公司的正當(dāng)使用抗辯不成立。
第三，二審法院還進一步指出，將他人具有較強顯著性的商標用于指代具有相同或類似品質(zhì)或工藝的服務(wù)，這種使用行為會削弱注冊商標的顯著性并使之面臨通用化的風(fēng)險，同樣損害注冊商標專用權(quán)。
有的侵權(quán)人為了搭知名商標的便車，又想規(guī)避被控侵權(quán)的風(fēng)險，往往將他人服務(wù)商標后面加“工藝”、“標準”、“風(fēng)格”等詞匯，甚至直接將他人具有較高知名度的商品商標，用作商品的名稱，同時也標注自己的商標。對于這種“非指向產(chǎn)源”使用如何定性，筆者認為可以參照《TRIPs協(xié)定》第二十三條對葡萄酒、烈酒地理標記的保護和我國工商總局2003年4月發(fā)布的《集體商標、證明商標注冊和管理辦法》第十二條：即便將他人地理標志商標用于某某“種”、某某“型”、某某“式”、某某“類”等表述，使公眾對產(chǎn)源產(chǎn)生誤認的，也屬于禁注和禁用的范圍。顯然前述使用方式不能當(dāng)然地成為其正當(dāng)使用抗辯的擋箭牌。如果權(quán)利人商標具有較高顯著性又具有較高知名度的情況下，使用人難逃侵權(quán)的法律制裁。如果權(quán)利人商標雖具有較高知名度，但存在固有顯著性缺陷或經(jīng)不當(dāng)使用已經(jīng)在一定程度上通用化了，這時候也要考慮使用人是否在必要范圍內(nèi)使用，是否出于善意，是否是在通用化的范圍內(nèi)使用且不足以造成相關(guān)公眾的混淆誤認。
綜上，對于現(xiàn)行市場上存在的借助他人注冊商標進行宣傳的現(xiàn)象，如宜家風(fēng)格、愛馬仕款式等等情形，權(quán)利人如果不加以制止，不但會逐漸削弱商標與權(quán)利人之間的固定來源關(guān)系，減弱其作為商標的識別產(chǎn)源功能，甚至使原本知名度較高的注冊商標逐漸成為一類商品或服務(wù)的通用名稱。加之，新修改的《商標法》第四十九條增加了注冊商標成為核定商品的通用名稱，任何單位和個人可以向商標局申請予以撤銷。因此，權(quán)利人可以借鑒本案所確立的評判標準，維護注冊商標與自己的唯一對應(yīng)關(guān)系，避免商標通用化。
