商標(biāo)法44.1｜盤點(diǎn)“其他不正當(dāng)手段取得注冊”系列（一）：歷史沿革、立法目的及適用中存在的問題（2022）
現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定：“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局宣告該注冊商標(biāo)無效；其他單位或者個(gè)人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。”前述條款包含了兩個(gè)法律規(guī)則，“或者”之前的規(guī)定，是關(guān)于注冊商標(biāo)因違反商標(biāo)法已經(jīng)明示的絕對理由，被依職權(quán)或者依申請無效宣告的程序規(guī)則?！盎蛘摺敝蟮囊?guī)定，是注冊商標(biāo)因違反以欺騙手段取得注冊或其他不正當(dāng)手段取得注冊的絕對理由，被依職權(quán)或依申請無效宣告的兜底性實(shí)體規(guī)則。
該條款中有“其他不正當(dāng)手段”進(jìn)行兜底性限制，已經(jīng)成為異議人或無效請求人常用的異議或無效理由，隨著近兩年國家提高了對惡意注冊商標(biāo)的打擊力度，在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中該條款被支持的頻率也有提升。本文將圍繞該“熱門”法條展開，結(jié)合該規(guī)定的歷史沿革、立法目的、法律適用中重點(diǎn)考量因素，總結(jié)司法審判的一般規(guī)律，以系列短文的形式，與讀者共同探討。
一、歷史沿革
該條規(guī)定最早出現(xiàn)在1993年《商標(biāo)法》第27條第1款，“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第八條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局撤銷該注冊商標(biāo)；其他單位或者個(gè)人可以請求商標(biāo)評審委員會裁定撤銷該注冊商標(biāo)”，結(jié)合1993年國務(wù)院修訂的《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第25條，1993年《商標(biāo)法》第27條第1款所指的以欺騙手段或其他不正當(dāng)手段取得注冊，包含了五種行為：1. 虛構(gòu)、隱瞞事實(shí)真相或者偽造申請書件及有關(guān)文件進(jìn)行注冊的；2.違反誠實(shí)信用原則，以復(fù)制、模仿、翻譯等方式，將他人已為公眾熟知的商標(biāo)進(jìn)行注冊的；3.未經(jīng)授權(quán)，代理人以其名義將被代理人的商標(biāo)進(jìn)行注冊的；4.侵犯他人合法的在先權(quán)利進(jìn)行注冊的；5. 以其他不正當(dāng)手段取得注冊的。不難看出，1993年商標(biāo)法對“欺騙手段或其他不正當(dāng)手段”的限定，既涵蓋了現(xiàn)行《商標(biāo)法》第44條第1款的內(nèi)容，又涵蓋了現(xiàn)行《商標(biāo)法》第13條、15條、32條相對理由的內(nèi)容?！捌渌徽?dāng)手段取得注冊的”對應(yīng)2-5項(xiàng)情形，含有相對權(quán)利的抄襲和摹仿，也包括了最后一項(xiàng)兜底表述?，F(xiàn)行《商標(biāo)法》第44條第1款所限定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊的”情形屬于是對1993年實(shí)施條例中第27條第5項(xiàng)兜底條款的延續(xù)。
隨后2001年《商標(biāo)法》，將違反第13條、15條、16條、31條的相對條款從“其他不正當(dāng)手段取得注冊的”分出，單獨(dú)成為《商標(biāo)法》第41條第2款的規(guī)制范圍。而“以不正當(dāng)手段取得注冊”與違反《商標(biāo)法》第10條、第11條、第12條規(guī)定的，或者是以欺騙手段等作為絕對理由規(guī)定于41條第1款，這種法條設(shè)置架構(gòu)一直沿用至今。相較于相對理由而言，對于注冊商標(biāo)違反“不正當(dāng)手段取得注冊”而提出爭議的時(shí)間沒有限制，異議人或無效請求人不受五年時(shí)間的限制。
至2013年《商標(biāo)法》法條由第41條第1款改為第44條第1款，規(guī)定內(nèi)容基本未變，均向商評委提出（由爭議申請變?yōu)闊o效宣告申請）。
現(xiàn)行2019年《商標(biāo)法》，隨著《商標(biāo)法》第4條絕對禁止注冊理由的增加，第44條第1款相應(yīng)也增加了依據(jù)第4條作為提起無效宣告的依據(jù)。第4條和第44條1款的“其他不正當(dāng)手段”在適用方面存在一些交叉，對于沒有使用意圖的大量惡意注冊，將規(guī)制惡意注冊的端口前移，國知局在商標(biāo)申請審查階段和異議階段可以依據(jù)第4條作出認(rèn)定，在一定程度上填補(bǔ)了既往異議程序中無法可依的法律空白。
二、立法目的
通過該條款的歷史沿革，1993年該條設(shè)立之初的本意主要包括損害特定民事主體的權(quán)利和利益的保護(hù)，同時(shí)對于其他不正當(dāng)手段如損害公共秩序，違反公序良俗等商標(biāo)搶注行為進(jìn)行了兜底規(guī)定。
2001年《商標(biāo)法》將“損害特定民事主體的行為”從“其他不正當(dāng)手段中”單獨(dú)分出，私權(quán)利的救濟(jì)將不再適用第41條1款絕對條款予以保護(hù)。
2006年誠聯(lián)案件[1]中，最高院作出認(rèn)定“商標(biāo)法第四十一條第一款中‘以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊’的情形并列，涉及的是撤銷商標(biāo)注冊的絕對事由，在涉及在先權(quán)利的注冊商標(biāo)爭議中，不應(yīng)將該條款中‘不正當(dāng)手段’適用于涉及私權(quán)利的撤銷商標(biāo)爭議案件，而應(yīng)當(dāng)適用第四十一條第二款、第三款的規(guī)定”。
隨后2010年《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》（以下簡稱《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)意見》）第19條，進(jìn)一步明確了“對于只是損害特定民事權(quán)益的情形，則要適用商標(biāo)法第四十一條第二款、第三款及商標(biāo)法的其他相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行審查判斷。”在一段時(shí)期，“其他不正當(dāng)手段取得注冊”旨在保護(hù)損害公共利益、公共秩序的注冊行為，通常不適用于針對特定權(quán)利人在先標(biāo)識的搶注行為。
但該觀點(diǎn)被后來的司法實(shí)踐、北高審理指南以及2017年最高院司法解釋逐漸取代，2017年最高院發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（以下簡稱《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》）第24條直接刪除了前述《意見》中特別強(qiáng)調(diào)的只是損害特定民事權(quán)益不適用的規(guī)定。
2019年《北高審理指南》17.2關(guān)于“其他不正當(dāng)手段取得注冊”的要件中實(shí)際也不再因?yàn)樯婕疤囟袷聶?quán)益就絕對排除第44條第1款的適用，只是強(qiáng)調(diào)“未僅損害特定民事權(quán)益”，而且17.3規(guī)定的可以認(rèn)定構(gòu)成該情形的具體情況之一包括了申請注冊多件與同一權(quán)利人商標(biāo)相同或近似的情況?？梢姡绻麗阂庾孕袨槊黠@，如針對同一主體大量抄襲或者惡意注冊后謀取不當(dāng)利益等，也可以使用“其他不正當(dāng)手段”進(jìn)行規(guī)制，此種情況下已經(jīng)不再僅損害特定主體的權(quán)益，而是對商標(biāo)注冊管理秩序的挑戰(zhàn)，上升到了損害公共利益的層面，適用第44條第1款也符合該法條設(shè)置的目的。
2022年1月1日實(shí)施的《商標(biāo)審查審理指南》第十六章3.2.1對“其他不正當(dāng)手段”的含義強(qiáng)調(diào)了“行為違反了誠實(shí)信用原則，損害了公共利益”，“對于只損害特定民事權(quán)益的情形，應(yīng)適用《商標(biāo)法》第四十五條及其他相應(yīng)規(guī)定”，從國知局前端審查標(biāo)準(zhǔn)來看，還是偏重對公共利益的兜底性保護(hù)，但指南3.2.4“適用的限制”又強(qiáng)調(diào)了“惡意明顯的例外”，對于在具體案件中適用該條款留有一定的裁量空間，下一篇文章我們在搶注數(shù)量對定性的影響結(jié)合案例做進(jìn)一步探討。
三、適用中存在的問題
實(shí)踐中該法條的適用存在方方面面的問題，個(gè)案中亦有較大差異，針對實(shí)踐中的具體問題，筆者查閱了多份司法判例中，總結(jié)了“萬變不離其宗”的一般規(guī)律，與讀者共同探討。
1. 能否適用于未注冊商標(biāo)？
《商標(biāo)法》第44條第1款明確規(guī)定的適用對象為“已經(jīng)注冊商標(biāo)”。對于申請中的商標(biāo)，因缺少法律明文規(guī)定，是否也可以適用？在行政程序和訴訟程序出現(xiàn)過一段時(shí)間的意見反復(fù)。
2015年北京市高級人民法院在‘清樣’案[2]中給出了明確意見，該判決認(rèn)定“該項(xiàng)規(guī)定的立法精神在于貫徹公序良俗原則，維護(hù)良好的商標(biāo)注冊、管理秩序，營造良好的商標(biāo)市場環(huán)境。根據(jù)該項(xiàng)規(guī)定的文義，其只能適用于已注冊商標(biāo)的撤銷程序，而不適用于商標(biāo)申請審查及核準(zhǔn)程序。但是，對于在商標(biāo)申請審查及核準(zhǔn)程序中發(fā)現(xiàn)的以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段申請商標(biāo)注冊的行為，若不予制止，等到商標(biāo)注冊程序完成后再啟動撤銷程序予以規(guī)制，顯然不利于及時(shí)制止前述不正當(dāng)注冊行為。因此，前述立法精神應(yīng)當(dāng)貫穿于商標(biāo)申請審查、核準(zhǔn)及撤銷程序的始終。商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會及法院在商標(biāo)申請審查、核準(zhǔn)及相應(yīng)訴訟程序中，若發(fā)現(xiàn)商標(biāo)注冊申請人是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段申請注冊商標(biāo)的，可以參照前述規(guī)定，制止不正當(dāng)?shù)纳虡?biāo)申請注冊行為?！痹摪副辉u為2015年度北京市法院知識產(chǎn)權(quán)十大典型案例，對之后類似案件的處理具有重要意義。
同期，北京高院在“西卡”異議復(fù)審行政糾紛案[3]中也采用相同觀點(diǎn)。此后，北高陸續(xù)在多個(gè)案件中參照適用該條規(guī)定對于不當(dāng)?shù)纳暾堊赃M(jìn)行制止，如“facebook”案[4]、“飄柔”案[5]，最高院在“GLASHUTTE”案[6]、“埃索”案[7]中持相同的觀點(diǎn)維持了北高二審判決。
2019年4月北京高院在《北高審理指南》17.2（2）也進(jìn)一步明確了，“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”適用對象，包括已注冊的商標(biāo)，也包括申請注冊的商標(biāo)。該條款被較長時(shí)間內(nèi)用于制止惡意批量的商標(biāo)申請行為，行政程序關(guān)于該條的適用也基本與法院觀點(diǎn)保持一致，對于從源頭上打擊惡意注冊起到了很好的規(guī)制作用。
可見，對于未注冊商標(biāo)，嚴(yán)格來說應(yīng)當(dāng)是“參照適用”商標(biāo)法第44條第1款的立法精神，對于符合以欺騙手段或其他不正當(dāng)手段情形，不予核準(zhǔn)注冊，而非當(dāng)然適用或直接適用。最高院在“KOHL’S”案[8]中針對當(dāng)事人主張的關(guān)于二審法院認(rèn)定被異議商標(biāo)的申請注冊未構(gòu)成2001年商標(biāo)法第第41條第1款，是否屬于法律適用錯(cuò)誤的問題，明確予以回應(yīng)：訴爭商標(biāo)尚處于異議復(fù)審階段，屬于“未注冊商標(biāo)”，國知局認(rèn)定訴爭商標(biāo)未違反該條規(guī)定，適用法律正確。因此，筆者認(rèn)為從法律適用的角度，對于未注冊商標(biāo)直接適用第44條第1款的確于法無據(jù)，但若該未注冊商標(biāo)實(shí)體方面屬于該條款規(guī)制情形的，實(shí)踐中可以參照適用。所以最高院在“KOHL’S”案中的觀點(diǎn)與同一時(shí)期在“GLASHUTTE”案、“埃索”案中的觀點(diǎn)并不矛盾。
2022年1月1日實(shí)施的《商標(biāo)審查審理指南》，國知局針對《商標(biāo)法》第四十四條第一款“以欺騙手段或其他不正當(dāng)手段取得注冊的審查審理”，又進(jìn)一步明確“在商標(biāo)異議和不予注冊復(fù)審程序中可參照適用本條標(biāo)準(zhǔn)。”
2. 常見的不正當(dāng)手段有哪些？
根據(jù)《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》）第24條規(guī)定，“其他不正當(dāng)手段取得注冊的行為”，包括以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者謀取不正當(dāng)利益的行為。
司法實(shí)踐中，典型的其他不正當(dāng)手段可歸納為如下幾種模式：
（1）批量搶注、囤積商標(biāo)的行為是最常見的行為方式，該種方式既包含對他人在先商標(biāo)的搶注，也包括對他人在先其他商業(yè)標(biāo)識的搶注。
早在2011年北京高院在“蠟筆小新”案[9]中認(rèn)定“訴爭商標(biāo)原申請人誠益公司將‘蠟筆小新’文字或卡通形象申請注冊商標(biāo)，主觀惡意明顯，同時(shí)考慮到誠益公司具有大批量、規(guī)模性搶注他人商標(biāo)并轉(zhuǎn)賣謀利的行為，情節(jié)嚴(yán)重，已違反誠實(shí)信用原則，擾亂了商標(biāo)注冊管理秩序及公共秩序，損害了公共利益，構(gòu)成《商標(biāo)法》第41條1款所指‘以其他不正當(dāng)手段取得注冊’情形”。該案將“大批量、規(guī)模性搶注搶注他人商業(yè)標(biāo)志的行為”確立為“不正當(dāng)手段取得注冊”的典型行為模式之一，對于后續(xù)類似案件具有重要的指導(dǎo)意義。
（2）不正當(dāng)占用公共資源是另一種常見的行為方式，如對公共資源，如地名、自然景觀、文化遺產(chǎn)等資源的占用，典型如“海棠灣”商標(biāo)爭議案。最高院認(rèn)定“李隆豐利用政府部門宣傳推廣海棠灣休閑度假區(qū)及其開發(fā)項(xiàng)目所產(chǎn)生的巨大影響力，搶先申請注冊多個(gè)‘海棠灣’商標(biāo)的行為，以及沒有合理理由大量注冊囤積其他商標(biāo)的行為，并無真實(shí)使用意圖，不具備注冊商標(biāo)應(yīng)有的正當(dāng)性，屬于不正當(dāng)占用公共資源、擾亂商標(biāo)注冊秩序的情形?！?br type="_moz">
（3）其他違反誠實(shí)信用原則的兜底情形，除了惡意申請注冊多件商標(biāo)擾亂商標(biāo)注冊管理秩序的行為，其他違背誠信原則以申請注冊商標(biāo)作為謀取不當(dāng)利益手段的行為，在無其他條款可規(guī)制的情況下，也可適用“其他不正當(dāng)手段”進(jìn)行規(guī)制，體現(xiàn)了該條款的兜底作用。如“祁門紅茶”案，明顯違反了地理標(biāo)志商標(biāo)注冊申請人所負(fù)有的誠實(shí)信用義務(wù)，構(gòu)成了2001年商標(biāo)法第第41條1款的以“其他不正當(dāng)手段取得注冊的”情形，爭議商標(biāo)依法應(yīng)予無效宣告。
[1]最高院（2006）行監(jiān)字第118-1號
[2]（2015）高行（知）終字第659號
[3]（2015）高行（知）終字第27號
[4]（2016）京行終475號
[5]（2016）京行終1606號
[6]（2018）最高法行再4號
[7]（2018）最高法行再84號
[8]（2018）最高法行再77號
[9]（2011）高行終字第1428號行政判決書
