商標(biāo)法56丨顏色組合商標(biāo)權(quán)利公示的現(xiàn)行實踐對商標(biāo)維權(quán)程序的影響（2020）
對于因顏色組合商標(biāo)公告問題所導(dǎo)致的權(quán)利公示瑕疵，在商標(biāo)民事維權(quán)程序中，應(yīng)注意：1. 不能因非商標(biāo)申請人的原因所導(dǎo)致的權(quán)利公示瑕疵而減損商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)權(quán)利。2. 商標(biāo)注冊公告的功能是刊發(fā)商標(biāo)注冊的基本信息，但并不是確定商標(biāo)有效性及保護范圍的唯一依據(jù)；對于商標(biāo)有效性和保護范圍，應(yīng)堅持以商標(biāo)注冊簿為準(zhǔn)，重視內(nèi)部檔案和證據(jù)。
案情簡介
德國安德烈•斯蒂爾股份兩合公司（以下簡稱“斯蒂爾公司”）自1972年起，在其生產(chǎn)、銷售的鏈鋸以及其他園林動力工具上持續(xù)使用“橙灰顏色組合”裝潢，該顏色裝潢逐漸成為相關(guān)公眾識別斯蒂爾公司產(chǎn)品來源的標(biāo)識。2011年2月22日，斯蒂爾公司向中國商標(biāo)局提交了第9137205號“橙灰顏色組合”商標(biāo)注冊申請，指定使用在第7類“林業(yè)和園藝用鏈鋸”上，該商標(biāo)彩色圖樣示意如下圖：
在《注冊商標(biāo)申請書》中，斯蒂爾公司對申請的顏色組合商標(biāo)進行了文字說明，并稱“商標(biāo)的圖形輪廓僅用來顯示顏色所在的位置。該圖形輪廓本身并不是要申請的商標(biāo)。本商標(biāo)包含的橙色（RAL顏色對照表編號2010）和灰色（RAL顏色對照表編號7035），與本商標(biāo)指定使用商品的顏色一致。其中，橙色位于指定商品外罩的上部，灰色位于指定商品外罩的下部”。在駁回復(fù)審程序中，斯蒂爾公司提交了大量實際使用證據(jù)及第三方市場調(diào)研報告，證明該顏色組合具有顯著性后，該顏色組合商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊。但是在商標(biāo)注冊公告中，公告內(nèi)容將該商標(biāo)屬性標(biāo)注為“圖形”商標(biāo)。根據(jù)斯蒂爾公司申請，2017年1月13日，商標(biāo)局發(fā)布《更正公告》，在“更正內(nèi)容”一欄，將該商標(biāo)更正為“顏色商標(biāo)”。此外，斯蒂爾公司獲得的《商標(biāo)注冊證》僅標(biāo)記該商標(biāo)為“指定顏色商標(biāo)”。斯蒂爾公司為避免他人誤認(rèn)為該商標(biāo)為指定顏色的圖形商標(biāo)，請求商標(biāo)局換發(fā)了《商標(biāo)注冊證》，將前述《注冊商標(biāo)申請書》中的商標(biāo)說明內(nèi)容記入了《商標(biāo)注冊證》。
在上述第9137205號顏色組合商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊之前，斯蒂爾公司從《反不正當(dāng)競爭法》的角度，在工商行政執(zhí)法和民事訴訟維權(quán)程序中主張上述“橙灰顏色組合”為知名商品特有裝潢，并獲得了支持。
在第9137205號顏色組合商標(biāo)注冊前后，斯蒂爾公司對浙江H公司相繼提起了兩次民事訴訟：該顏色組合商標(biāo)注冊前訴訟案由為不正當(dāng)競爭，該顏色組合商標(biāo)注冊后訴訟案由為商標(biāo)侵權(quán)糾紛。法院在處理第二次訴訟案時，被告H公司針對斯蒂爾公司的該顏色組合商標(biāo)提出了權(quán)利公示瑕疵抗辯。案情簡介如下：
• 2014.10：在第9137205號商標(biāo)提交申請后、獲準(zhǔn)注冊前，斯蒂爾公司與浙江H公司就第一次民事訴訟達成和解，浙江H公司確認(rèn)了斯蒂爾公司的“橙灰顏色組合”的知名度和顯著性，并承諾在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中避免使用與該橙灰顏色組合相同或者相近似的顏色組合；
• 2015.12：斯蒂爾公司書面告知浙江H公司第9137205號顏色組合商標(biāo)已于2015年8月獲準(zhǔn)注冊，并告誡其注意避讓該商標(biāo)；
• 2016：浙江H公司兩次參加廣交會，其展位有部分鏈鋸及配件為橙灰顏色；
• 2017.9：浙江H公司參加第22屆中國五金博覽會，其散發(fā)的產(chǎn)品目錄仍有大量斯蒂爾款的橙灰顏色鏈鋸。
斯蒂爾公司被迫再次起訴浙江H公司。經(jīng)廣州市海珠區(qū)人民法院一審，廣州知識產(chǎn)權(quán)法院二審，法院均認(rèn)定浙江H公司侵犯了斯蒂爾公司的第9137205號商標(biāo)專用權(quán)。在訴訟過程中，浙江H公司主張，商標(biāo)公告是商標(biāo)權(quán)利生效及保護范圍的基礎(chǔ)，而斯蒂爾公司第9137205號商標(biāo)的2015年8月13日注冊公告存在瑕疵，因公告并未說明該商標(biāo)為顏色組合商標(biāo)，而是直到2017年1月13日才通過公告更正過來。根據(jù)“公示原則”，浙江H公司在2017年1月13日商標(biāo)《更正公告》之前的行為并未侵犯第9137205號顏色組合商標(biāo)的專用權(quán)。針對該抗辯，廣州知識產(chǎn)權(quán)法院在判決書中回應(yīng)稱：1. 商標(biāo)注冊審查部門對商標(biāo)申請的審查，以商標(biāo)申請文件為準(zhǔn)，不應(yīng)超出商標(biāo)申請的范圍。斯蒂爾公司的第9137205號商標(biāo)系以顏色組合商標(biāo)進行申請，商標(biāo)公告和注冊證中的內(nèi)容瑕疵，并不改變該商標(biāo)系顏色組合商標(biāo)的事實；2. 因商標(biāo)注冊審查部門公告系統(tǒng)及商標(biāo)注冊證樣式和文字等原因而導(dǎo)致的涉案注冊商標(biāo)公示上的錯誤或瑕疵，其不利后果不應(yīng)由商標(biāo)權(quán)人承擔(dān)；3. 除被訴侵權(quán)人能夠證明其確實不知道或不應(yīng)當(dāng)知道涉案商標(biāo)受保護的情況以外，不應(yīng)支持其以商標(biāo)公示錯誤或瑕疵為由對抗商標(biāo)權(quán)人；4. 在商標(biāo)注冊前，浙江H公司早就知曉斯蒂爾公司“橙灰顏色組合”不是作為圖形商標(biāo)在商品上使用的事實，且在和解協(xié)議中承諾避讓。即便斯蒂爾公司的涉案顏色組合商標(biāo)存在公示瑕疵，也不影響浙江H公司的對斯蒂爾公司涉案顏色組合商標(biāo)的認(rèn)知，也不會對其生產(chǎn)經(jīng)營活動造成額外的不利影響。故法院終審仍認(rèn)定浙江H公司侵犯了斯蒂爾公司的第9137205號顏色組合商標(biāo)專用權(quán)。詳參廣州知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）粵73民終3449號民事判決書。
法律評論
顏色組合商標(biāo)的權(quán)利人在商標(biāo)維權(quán)過程中遇到被告挑戰(zhàn)商標(biāo)授權(quán)公告中的瑕疵，這不是第一起案例。究其原因，主要是由于技術(shù)原因等操作實踐，商標(biāo)注冊審查部門還不能完全實現(xiàn)對顏色組合商標(biāo)有關(guān)信息，尤其是商標(biāo)說明的全面公示?！吨腥A人民共和國商標(biāo)法實施條例》第十三條第四款規(guī)定：“以顏色組合申請商標(biāo)注冊的，應(yīng)當(dāng)在申請書中予以聲明，說明商標(biāo)的使用方式。”第九十五條規(guī)定：“《商標(biāo)注冊證》及相關(guān)證明是權(quán)利人享有注冊商標(biāo)專用權(quán)的憑證?！渡虡?biāo)注冊證》記載的注冊事項，應(yīng)當(dāng)與《商標(biāo)注冊簿》一致?！钡诰攀鶙l規(guī)定：“商標(biāo)局發(fā)布《商標(biāo)公告》，刊發(fā)商標(biāo)注冊及其他有關(guān)事項?！比绻伾M合商標(biāo)能夠像文字商標(biāo)、圖形商標(biāo)等傳統(tǒng)商標(biāo)一樣進行公示和發(fā)證，出現(xiàn)公示瑕疵的概率會很小。針對顏色組合商標(biāo)在審查和權(quán)利公示過程中出現(xiàn)的公示不充分情況，目前的司法實踐基本一致認(rèn)為，此類公示瑕疵的后果，不應(yīng)由商標(biāo)權(quán)利人承擔(dān)；具體個案裁判結(jié)果，應(yīng)根據(jù)案件具體情況來確定。
最高人民法院2015年發(fā)布的2014年中國法院50件典型知識產(chǎn)權(quán)案件之第29件案例，即北京市高級人民法院（2014）高民終字第382號民事判決，首次對該問題進行了闡述。筆者認(rèn)為，該判決實際上是從顏色組合商標(biāo)在注冊前早已長期使用和公示這一角度，來論述注冊公示瑕疵并不影響公眾利益。該判決從顏色組合商標(biāo)本身的特殊性、商標(biāo)注冊證對商標(biāo)標(biāo)志標(biāo)注的實際情況、涉案顏色組合商標(biāo)的長期使用歷史和知名度等角度出發(fā)，認(rèn)定：“第4496717號商標(biāo)申請時，聲明了其系顏色組合商標(biāo)，商標(biāo)的使用范圍為"綠色用于車身、黃色用于車輪"；在準(zhǔn)予其注冊為商標(biāo)時，注冊商標(biāo)專用權(quán)范圍也就只能小于或者等于商標(biāo)申請文件所限定的范圍，因此第4496717號商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊也就意味著該商標(biāo)是作為顏色組合商標(biāo)獲得的注冊，并且其專用權(quán)范圍限于"綠色用于車身、黃色用于車輪"。雖然第4496717號商標(biāo)注冊證上載明的商標(biāo)標(biāo)志是上綠下黃的兩個色塊組成的長方形，公眾僅從該商標(biāo)注冊證上無法確定迪爾公司對該商標(biāo)所擁有的權(quán)利范圍僅限于"綠色用于車身、黃色用于車輪"的顏色組合使用方式，但是這對公眾并無不利?！痹撆袥Q考慮了顏色組合商標(biāo)的使用方式特殊性，尤其是可能覆蓋了整個商品或者商品包裝；該判決進一步指出，該案原告迪爾公司從事農(nóng)業(yè)機械行業(yè)有上百年的歷史，其長期在農(nóng)業(yè)機械商品上使用"綠色車身、黃色車輪"的形象，公眾在農(nóng)業(yè)機械商品上看到"綠色車身、黃色車輪"形象就能將其與迪爾公司聯(lián)系在一起。但筆者也注意到了一些相反的裁判觀點，如山東省威海中級人民法院在（2015）威民三初字第7號民事判決中認(rèn)為：“注冊商標(biāo)證上以及公告中既未注明該商標(biāo)為顏色組合商標(biāo)，也未就兩種顏色的使用方式作出說明，相關(guān)公眾即無從通過這一唯一的法定途徑知悉商標(biāo)的授權(quán)范圍和信息…… 被告無從知曉涉案商標(biāo)屬于顏色商標(biāo)以及該顏色組合商標(biāo)的使用方式，主觀上并不存在侵害迪爾公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵權(quán)故意?！辈贿^該判決在2019年8月被山東省高級人民法院撤銷；山東省高級人民法院在（2018）魯民重924號撤銷裁定中指出：“商標(biāo)公告僅是起到了一種公示效果，即該商標(biāo)已被申請注冊或該商標(biāo)已被注冊，至于該商標(biāo)的具體屬性及使用狀態(tài)，仍需要相關(guān)公眾通過查詢商標(biāo)檔案進行了解……故商標(biāo)公告并非相關(guān)公眾獲知商標(biāo)屬性及狀態(tài)的唯一法定途徑，一審法院對此認(rèn)定不當(dāng)?！?/span>
結(jié)合上述案例，筆者認(rèn)為，鑒于顏色組合商標(biāo)在權(quán)利公示過程中尚有不少改進的空間，且短期內(nèi)或許難以完全完成改進，對于顏色組合商標(biāo)的民事維權(quán)案件，應(yīng)堅持三個基本原則：1. 不能因非商標(biāo)申請人的原因所導(dǎo)致的權(quán)利公示瑕疵而減損商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)權(quán)利，即商標(biāo)權(quán)的保護，應(yīng)堅持《商標(biāo)法》第三十九條的規(guī)定“注冊商標(biāo)的有效期為十年，自核準(zhǔn)注冊之日起計算”。2. 商標(biāo)注冊公告的功能是刊發(fā)商標(biāo)注冊的基本信息，但并不是確定商標(biāo)有效性及保護范圍的唯一依據(jù)；對于商標(biāo)有效性和保護范圍，應(yīng)堅持《商標(biāo)法實施條例》第九十五條的規(guī)定，即堅持以商標(biāo)注冊簿為準(zhǔn)，重視內(nèi)部檔案和證據(jù)。3. 注重利益平衡，如確有充分證據(jù)證明，因權(quán)利公示瑕疵，被控侵權(quán)人不知道也不應(yīng)知道涉案顏色組合商標(biāo)存在的，可適當(dāng)減免被控侵權(quán)人的賠償責(zé)任，但至少應(yīng)判決停止侵權(quán)，以維護商標(biāo)注冊和保護中的“在先原則”這一制度基石。
顏色組合商標(biāo)一般需要提供通過大量使用宣傳獲得顯著性的證據(jù)后，方可獲準(zhǔn)注冊?；谠摲矫娴目紤]，權(quán)利公示方面的瑕疵，對社會公眾利益的不利影響有限。但從利益平衡的角度考慮，筆者建議商標(biāo)注冊審查部門應(yīng)盡快升級技術(shù)手段和完善審查流程，讓顏色組合商標(biāo)等非傳統(tǒng)商標(biāo)的公示更加準(zhǔn)確透明，以充分保障商標(biāo)申請人和社會公眾的利益。不僅商標(biāo)注冊公告，商標(biāo)初審公告也應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確地公示顏色組合商標(biāo)等非傳統(tǒng)商標(biāo)的保護范圍，否則社會公眾可能會喪失提起商標(biāo)異議的機會。筆者研究了斯蒂爾公司顏色組合商標(biāo)在WIPO、EUIPO、美國、日本、韓國等國家和地區(qū)的商標(biāo)公告情形，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)國家和地區(qū)的公告都有一個“商標(biāo)描述”欄，以公布商標(biāo)申請人對涉案商標(biāo)保護范圍的說明。建議我國相關(guān)機構(gòu)在以后的商標(biāo)公告中，也相應(yīng)增加該公告欄目。
