顏色常常被用來作為渲染氣氛的色調(diào)，被用來成為服裝鞋帽的調(diào)色劑，甚至被用來表達(dá)和宣泄人們的情感。在這五光十色的世界中，顏色充當(dāng)了多種多樣的角色，漸漸地也走進(jìn)了商標(biāo)領(lǐng)域，成為人們識(shí)別產(chǎn)品與主體的因素之一，正所謂“顏入人心，心之所向”！
但是無論是在商標(biāo)授權(quán)階段還是確權(quán)階段，對(duì)于顏色組合商標(biāo)的顯著性要素判斷還是需要通過大量的論證及數(shù)據(jù)進(jìn)行支持，萬慧達(dá)有幸在“
”、“
”兩個(gè)顏色組合商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中均得到商評(píng)委、法院的支持，在此特將顏色組合商標(biāo)申請(qǐng)及維持過程中需要注意的要點(diǎn)簡(jiǎn)要梳理如下：
1、申請(qǐng)文件尤其是文字說明部分需清楚細(xì)致。
申請(qǐng)顏色組合商標(biāo)切記注明顏色組合商標(biāo)，其中對(duì)于顏色使用的色譜編號(hào)需進(jìn)行明確，并與所附圖樣顏色應(yīng)保持一致。此外，申請(qǐng)顏色組合商標(biāo)可以采用“色塊表示顏色組合方式并附加商標(biāo)說明”或“用虛線圖形輪廓表示顏色使用位置并附加商標(biāo)說明”這兩種方式的任意一種方式進(jìn)行申請(qǐng)，在斯蒂爾顏色組合案件中，我們也是分別采取上述兩種方式進(jìn)行注冊(cè)申請(qǐng)。
當(dāng)然，由于目前商標(biāo)注冊(cè)證和商標(biāo)檔案查詢對(duì)于非傳統(tǒng)商標(biāo)的具體類型均未有明確的標(biāo)注，給權(quán)利人維權(quán)帶來一定的難度，也希望商標(biāo)局可以在檔案記錄中加以完善，切實(shí)保障權(quán)利人利益。
2、使用證據(jù)的搜集梳理尤為關(guān)鍵。
相較于傳統(tǒng)商標(biāo)而言，顏色組合商標(biāo)在申請(qǐng)注冊(cè)過程中面臨的顯著性識(shí)別問題更為突出，比如其本身固有的指代顏色這一含義使得相關(guān)公眾通常會(huì)將其認(rèn)知為商品或其包裝的描述性或裝飾性特征，而非商標(biāo)。同時(shí)在目前實(shí)踐中，商標(biāo)局、商評(píng)委及法院對(duì)于顏色組合商標(biāo)的判斷均偏于不具有固有顯著性，需要通過使用取得顯著性。因此，證據(jù)的搜集及梳理就尤為關(guān)鍵。
1）通過使用增強(qiáng)顯著性：克服顏色組合商標(biāo)的顯著性駁回事由，使用證據(jù)至為關(guān)鍵。在斯蒂爾顏色組合案件中，萬慧達(dá)集團(tuán)的辦案人為當(dāng)事人提供了詳盡的證據(jù)收集意見，并對(duì)數(shù)量龐大的證據(jù)進(jìn)行了細(xì)致的梳理。如：
a.通過國(guó)圖檢索搜集了包括國(guó)內(nèi)同行業(yè)者的產(chǎn)品手冊(cè)和實(shí)物圖片，追溯至 1972 年的品牌歷史；
b.通過市場(chǎng)調(diào)研將識(shí)別因素細(xì)分為同業(yè)領(lǐng)域商品使用人、商品經(jīng)銷商及終端消費(fèi)者，通過對(duì)前述不同人群的調(diào)研完成了一目了然的認(rèn)知度報(bào)告。此外，顏色組合商標(biāo)在實(shí)際使用中大多是結(jié)合文字商標(biāo)進(jìn)行使用的，如何能把顏色組合單獨(dú)拎出來證明顯著性是一個(gè)難點(diǎn)，這也是進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研的主要的目的和意義。
2） 并非壟斷性：即所申請(qǐng)的顏色組合在其使用商品上并非壟斷了顏色領(lǐng)域。在斯蒂爾顏色組合案件中，在他人也可使用其他的顏色組合進(jìn)行銷售使用的情況下，本案顏色組合商標(biāo)依然憑借自身優(yōu)質(zhì)性能獲得消費(fèi)者認(rèn)可，并且通過使用使得消費(fèi)者將上橙下灰的顏色與當(dāng)事人進(jìn)行唯一對(duì)應(yīng)，進(jìn)而在市場(chǎng)上的占有率逐漸增大，相應(yīng)的顏色組合與主體的對(duì)應(yīng)關(guān)系也越來越強(qiáng)。
3、行政程序和民事案件，可以相互組合，相互輔助，相互支持。
商標(biāo)案件本身就具有一定的聯(lián)動(dòng)性，因此在處理某一案件時(shí)，可能需要考慮整體全部程序及案件的走向動(dòng)態(tài)，相互輔助，相互支持，往往可以達(dá)到事倍功半的效果。斯蒂爾顏色組合商標(biāo)這兩個(gè)授權(quán)及確權(quán)的案件就進(jìn)行了完美的互助，并結(jié)合之前民事成功案例，最終雙雙贏得支持。
案例一：商評(píng)委在第9137205號(hào)“
”顏色組合商標(biāo)的無效程序中認(rèn)可其具有顯著性
安德烈•斯蒂爾股份兩合公司在國(guó)際分類第 7 類“林業(yè)和園藝用鏈鋸”等商品上注冊(cè)了第9137205號(hào)“橙灰顏色組合”商標(biāo)，后被上海友拓實(shí)業(yè)有限公司基于以下事由提起無效宣告：（1）爭(zhēng)議商標(biāo)不獨(dú)特也不新穎，缺乏顯著性，不具備商標(biāo)的識(shí)別性；（2）黑色、灰色為商品本身的顏色，單獨(dú)的桔紅色不能申請(qǐng)顏色組合商標(biāo)；爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)將損害現(xiàn)在的市場(chǎng)秩序，造成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，違反誠(chéng)實(shí)信用原則，損害了他人的合法權(quán)益，損害了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，應(yīng)予以撤銷注冊(cè)。斯蒂爾公司答辯如下：
爭(zhēng)議商標(biāo)“
”采用橙色與灰色的顏色組合。自1972年至今，在中國(guó)和全世界范圍內(nèi)，答辯人在其生產(chǎn)、銷售的鏈鋸以及其他動(dòng)力工具上持續(xù)并始終如一地使用橙色和灰色的顏色組合。經(jīng)過長(zhǎng)期廣泛的使用和宣傳，爭(zhēng)議商標(biāo)已與答辯人以及答辯人生產(chǎn)、銷售的林業(yè)和園藝用鏈鋸形成了唯一、固定的聯(lián)系，并為中國(guó)相關(guān)公眾所熟知。爭(zhēng)議商標(biāo)“橙灰顏色組合”使用在林業(yè)和園藝用鏈鋸上，具備商標(biāo)的顯著性和識(shí)別功能，符合《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)公眾可以根據(jù)申請(qǐng)人使用在林業(yè)和園藝用鏈鋸上的橙色和灰色顏色組合，識(shí)別出商品的來源，并與同行業(yè)其他廠商的鏈鋸產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分。
答辯人在駁回復(fù)審程序中，已經(jīng)向商評(píng)委遞交了大量的證據(jù)用以證明爭(zhēng)議商標(biāo)的顯著性和可注冊(cè)性，其注冊(cè)依法應(yīng)予以維持。答辯人在中國(guó)市場(chǎng)上持續(xù)對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)進(jìn)行使用和宣傳，在行業(yè)中有很高的認(rèn)知度、聲譽(yù)和市場(chǎng)占有率。橙灰顏色組合已成為答辯人提供的 STIHL 動(dòng)力工具的特有顏色。也正是因?yàn)榇疝q人橙灰顏色組合的顯著性和知名度，使其成為眾多仿冒者的仿冒對(duì)象，這些仿冒者不僅復(fù)制、抄襲答辯人的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，還直接仿冒答辯人產(chǎn)品特有的橙色和淺灰色的外殼，以造成相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)。對(duì)此，法院和工商部門已經(jīng)多次認(rèn)定答辯人的“橙灰顏色組合”為知名商品上的特有包裝裝潢，并對(duì)各類侵權(quán)行為予以打擊。
上海友拓實(shí)業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司屢次仿冒答辯人安德烈•斯蒂爾股份兩合公司的產(chǎn)品，侵犯答辯人的合法權(quán)益，其侵權(quán)行為經(jīng)過答辯人投訴已經(jīng)收到地方工商部門的多次懲處。申請(qǐng)人上海友拓實(shí)業(yè)有限公司對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)提出的無效宣告案件系惡意的報(bào)復(fù)行為，具有明顯惡意。申請(qǐng)人提供的關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者在報(bào)刊上刊登的采用類似顏色的鏈鋸廣告，經(jīng)答辯人核實(shí)，大多為仿冒答辯人產(chǎn)品的侵權(quán)產(chǎn)品，這些侵權(quán)人正是看中了答辯人橙灰顏色組合的品牌價(jià)值，試圖通過抄襲、復(fù)制答辯人的顏色組合來制造混淆和誤認(rèn)。這些侵權(quán)產(chǎn)品的存在不能證明爭(zhēng)議商標(biāo)“橙灰顏色組合”的通用性，相反，更加印證了爭(zhēng)議商標(biāo)與答辯人之間的唯一對(duì)應(yīng)聯(lián)系和知名度。因此，爭(zhēng)議商標(biāo)符合《商標(biāo)法》相關(guān)規(guī)定，具有顯著性和識(shí)別功能，可以起到區(qū)分商標(biāo)來源的作用，爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)完全遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，應(yīng)予以維持注冊(cè)。
經(jīng)過審理以后，商評(píng)委于2018年5月18日作出裁定（商評(píng)字[2018]第0000086341號(hào)）。裁定中，商評(píng)委認(rèn)為：根據(jù)答辯人提交的在案證據(jù)結(jié)合商評(píng)委查明的事實(shí)可知，答辯人自 1972 年起一直在鏈鋸等商品上使用其顏色組合商標(biāo)。該爭(zhēng)議商標(biāo)經(jīng)答辯人長(zhǎng)期、廣泛的使用宣傳，已與答辯人形成了唯一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，成為答辯人商品的重要識(shí)別標(biāo)識(shí)，為相關(guān)公眾和業(yè)界熟悉和認(rèn)可，已具有較強(qiáng)的商標(biāo)顯著性和識(shí)別功能。
上海友拓實(shí)業(yè)有限公司提交的其他企業(yè)在鏈鋸產(chǎn)品上的顏色組合商標(biāo)使用證據(jù)或晚于爭(zhēng)議商標(biāo)提出注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)間，或并非爭(zhēng)議商標(biāo)使用的“上橙下灰”組合，其關(guān)于爭(zhēng)議商標(biāo)在行業(yè)內(nèi)普遍使用無法起到識(shí)別作用的主張缺乏充分的事實(shí)依據(jù)，不予支持。因此，爭(zhēng)議商標(biāo)予以維持注冊(cè)。
案例二：法院在第17165071號(hào)“
”顏色組合商標(biāo)的駁回復(fù)審行政訴訟程序中認(rèn)可其具有顯著性
原告安德烈•斯蒂爾股份兩合公司于2015年6月10日向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局遞交了“橙灰顏色組合”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)商標(biāo)”）在國(guó)際商品服務(wù)分類第7類“鏈鋸”商品上的注冊(cè)申請(qǐng)，申請(qǐng)?zhí)枮?/span>17165071。
商標(biāo)局經(jīng)審理，以申請(qǐng)商標(biāo)圖形作為商標(biāo)用于指定商品上，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，不具有商標(biāo)識(shí)別作用，不得作為商標(biāo)注冊(cè)為由，駁回申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。斯蒂爾公司不服，向商評(píng)委提起駁回復(fù)審申請(qǐng)。商評(píng)委認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo)僅由橙色和灰色兩種顏色組成，指定使用在鏈鋸商品上，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征，無法起到區(qū)分商品來源的作用，在案證據(jù)也均不能直接表示申請(qǐng)商標(biāo)已具有顯著特征。此外在案證據(jù)亦不能證明申請(qǐng)商標(biāo)為原告在先擁有的第9137205號(hào)圖形的延續(xù)性注冊(cè)。最終，商評(píng)委駁回了申請(qǐng)商標(biāo)在復(fù)審商品上的注冊(cè)申請(qǐng)。
申請(qǐng)商標(biāo)
斯蒂爾公司不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。理由為：1.本案申請(qǐng)商標(biāo)指定使用商品為“鏈鋸”，主要用于林業(yè)和園藝行業(yè)，系工業(yè)產(chǎn)品，不存在天然顏色。鏈鋸這一商品并未像磚頭那般天然具有陶土色，未像瓦片那般天然具有青灰色，鏈鋸本身沒有固有的天然顏色。其次，通過原告的市場(chǎng)調(diào)查了解到，目前鏈鋸在市場(chǎng)中的常用顏色為綠色、黑色或者紅黑、黃黑顏色的組合。申請(qǐng)商標(biāo)選擇橙灰顏色組合的方式用于茂密的林木區(qū)以及綠色的園林區(qū)具有不同尋常的設(shè)計(jì)及極強(qiáng)的顯著識(shí)別特征。2.顯著性的判斷主體應(yīng)為使用該商標(biāo)商品的消費(fèi)者、潛在消費(fèi)者以及有營(yíng)銷等密切關(guān)系的相關(guān)公眾。3.斯蒂爾公司自 1972 年確定將橙灰顏色作為其產(chǎn)品識(shí)別要素后，經(jīng)過長(zhǎng)期的宣傳使用，不僅增強(qiáng)了橙灰顏色的顯著性，并賦予其產(chǎn)源識(shí)別作用。4.斯蒂爾擁有第 9137205 號(hào) 橙灰顏色組合商標(biāo)，與本案申請(qǐng)商標(biāo)的關(guān)系為表現(xiàn)形式不同的相同商標(biāo)，商評(píng)委卻作出同案不同判的結(jié)論。
最終北京知產(chǎn)法院認(rèn)定：首先，訴爭(zhēng)商標(biāo)本身不具有固有顯著性。隨著現(xiàn)代商業(yè)交易中越來越多的企業(yè)開始采用顏色組合作為區(qū)分商品或服務(wù)的手段，顏色組合也逐漸成為消費(fèi)者的一種重要識(shí)別手段。但目前對(duì)于我國(guó)相關(guān)消費(fèi)者而言，將顏色組合直接作為商標(biāo)區(qū)分商品或服務(wù)的來源還不太習(xí)慣，即我國(guó)相關(guān)消費(fèi)者很難將顏色組合作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別，故訴爭(zhēng)商標(biāo)本身缺乏商標(biāo)應(yīng)該具有的固有顯著性。
其次，訴爭(zhēng)商標(biāo)本身雖不具有固有顯著性，但訴爭(zhēng)商標(biāo)在使用過程中取得了較強(qiáng)的顯著性?！渡虡?biāo)法》第十一條第二款規(guī)定，前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。本案中，原告提交的相關(guān)證據(jù)能夠證明原告的鏈鋸產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)具有較高的市場(chǎng)份額，訴爭(zhēng)商標(biāo)這種橙灰顏色組合也隨之為相關(guān)公眾所熟知。原告在國(guó)內(nèi)各地?fù)碛谐^六百家經(jīng)銷商，遍布北京、天津、上海、廣州、安徽、廣西、海南、河北、黑龍江、河南、湖北、湖南、吉林、浙江、江蘇、江西、遼寧、山東、山西、四川、貴州、福建等省、市，市場(chǎng) 65%的產(chǎn)品來自于原告，訴爭(zhēng)商標(biāo)與原告商品之間建立必然聯(lián)系。原告對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用行為，使得訴爭(zhēng)商標(biāo)在長(zhǎng)期、廣泛的使用過程中顯著特征得到進(jìn)一步增強(qiáng)，使得相關(guān)公眾完全能將其作為商品來源與原告的標(biāo)識(shí)加以準(zhǔn)確認(rèn)知，即訴爭(zhēng)商標(biāo)在使用過程中取得了顯著性。
最后，原告申請(qǐng)注冊(cè)的第 9137205號(hào)顏色商標(biāo)在第7類林業(yè)和園藝用鏈鋸商品上已經(jīng)被核準(zhǔn)注冊(cè)，訴爭(zhēng)商標(biāo)與第9137205號(hào)顏色商標(biāo)的顏色色譜號(hào)及顏色所在位置均完全相同，這說明商評(píng)委并不認(rèn)為顏色商標(biāo)缺乏顯著性，按照審查標(biāo)準(zhǔn)一致性原則及同案同判的公平原則，本案訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)過長(zhǎng)期廣泛使用后亦不應(yīng)被認(rèn)定缺乏顯著性。雖然商標(biāo)審查實(shí)行個(gè)案審查原則，但在情況基本相同的情況下，也應(yīng)確保前后審查標(biāo)準(zhǔn)的一致性、連續(xù)性，否則就破壞了行政法上的信賴?yán)姹Ｗo(hù)原則，導(dǎo)致商標(biāo)申請(qǐng)人無所適從，故被訴決定認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)違反了《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)規(guī)定是錯(cuò)誤的，應(yīng)予撤銷?！颈本┲R(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2017）京73行初6150號(hào) 2018年8月7日】
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