2021年《商標(biāo)審查審理指南》系列解讀：毒樹之果——轉(zhuǎn)讓行為不影響商標(biāo)屬于“惡意注冊”的認(rèn)定（2022）
商標(biāo)經(jīng)過轉(zhuǎn)讓程序，是否還能被認(rèn)定屬于以不正當(dāng)手段申請注冊商標(biāo)的行為？
案例一：“快手”商標(biāo)無效宣告案
2018年“藍(lán)某某”（簡稱“第三人”）于20類申請“快手”商標(biāo)，該商標(biāo)于2019年予以注冊公告。后第三人將爭議商標(biāo)于2019年轉(zhuǎn)讓至“義烏市某某家居用品有限公司”（簡稱“被申請人”）名下。
當(dāng)事人“北京達(dá)佳互聯(lián)信息技術(shù)有限公司”（簡稱“申請人”）于2021年對其提起無效宣告申請，主張被申請人及商標(biāo)原申請人（即被申請人法定代表人）一貫具有復(fù)制摹仿申請人及他人知名品牌的惡意，“快手”商標(biāo)經(jīng)申請人持續(xù)多年的宣傳推廣已享有極高知名度和美譽(yù)度，被申請人的行為已違反誠實(shí)信用原則，并構(gòu)成以不正當(dāng)手段申請注冊商標(biāo)的行為。
國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)評審委員會經(jīng)審理查明：本案爭議商標(biāo)與申請人的引證商標(biāo)“快手”在文字構(gòu)成、呼叫等方面相同，難謂巧合。且除爭議商標(biāo)外，爭議商標(biāo)原注冊人還申請注冊了“聚美優(yōu)品”“哈啰出行”“途牛”“抖音”等多枚與他人知名品牌及商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)。爭議商標(biāo)原注冊人及被申請人既無充分證據(jù)證明其有使用上述商標(biāo)的真實(shí)意圖，也未能提供其商標(biāo)的合理出處，其注冊目的難謂正當(dāng)。據(jù)此，可以認(rèn)定爭議商標(biāo)原注冊人注冊使用爭議商標(biāo)是采取不正當(dāng)手段復(fù)制、抄襲及摹仿他人商標(biāo)，其注冊行為違反誠信原則，擾亂了商標(biāo)注冊秩序，同時(shí)也會對我國的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)產(chǎn)生負(fù)面影響。
此案件被北京商標(biāo)協(xié)會評為2021年度商標(biāo)十大非訴優(yōu)秀案例。案件的爭議商標(biāo)在獲得注冊后，從案外第三人（即被申請人的法定代表人）轉(zhuǎn)讓至被申請人名下，被申請人一方企圖通過商標(biāo)轉(zhuǎn)讓，規(guī)避、消除不正當(dāng)注冊、囤積、販賣的“行為”。但經(jīng)審理，國知局認(rèn)為，從《商標(biāo)法》第四十四條第一款的立法目的和法律規(guī)定的實(shí)效性角度考慮，該條款立法目的即禁止商標(biāo)注冊人以欺騙或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)的注冊，如果允許商標(biāo)注冊人以上述手段申請注冊商標(biāo)后轉(zhuǎn)讓給案外第三人，并將此情形視為障礙消除，則該條款用來禁止商標(biāo)注冊人進(jìn)行不正當(dāng)注冊和商標(biāo)囤積、販賣的制度目的會落空，從而使得該條款在實(shí)際操作中存在被規(guī)避的可能。因此認(rèn)定被申請人的行為違反《商標(biāo)法》第四十四條第一款的相關(guān)規(guī)定。
案例二：格拉舒特圖書有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局異議復(fù)審再審行政判決
2012年，格拉蘇蒂公司不服原國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局作出的異議裁定，向原國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)評審委員會(以下簡稱商標(biāo)評審委員會)提出復(fù)審申請，請求不予核準(zhǔn)注冊第7495990號“GLASHUTTE”商標(biāo)(以下簡稱被異議商標(biāo))。
該案件在經(jīng)過一二審程序后，最終在最高院針對該案件的下發(fā)的再審行政判決書中，針對系爭商標(biāo)是否違反2001年商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定做出如下評述：
本案中，根據(jù)一、二審查明的事實(shí)，原注冊申請人耀榮公司在申請注冊被異議商標(biāo)時(shí)，在同一時(shí)期還在第35類3503群組服務(wù)上申請注冊了第7480727號“SLOGGI”、第7471378號“IPSA”、第7477704號“SIMMONS”等28件商標(biāo)，相關(guān)商標(biāo)標(biāo)識與他人在先注冊在其他類別的商品或者服務(wù)上的商標(biāo)相同或者近似，此后，原注冊申請人將部分商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或許可給其他在香港地區(qū)注冊的公司。本案中，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明原注冊申請人以及格拉舒特公司在被異議商標(biāo)指定的商品類別上具有真實(shí)使用意圖，也不足以證明其對被異議商標(biāo)標(biāo)識進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用。二審法院認(rèn)定被異議商標(biāo)的申請注冊屬于2001年商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定的“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段”取得注冊的行為，認(rèn)定事實(shí)和適用法律并無不當(dāng)。
格拉舒特公司認(rèn)為，被異議商標(biāo)系從原注冊申請人耀榮公司受讓而來，耀榮公司的行為不能作為認(rèn)定格拉舒特公司以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得被異議商標(biāo)的依據(jù)。本院認(rèn)為，商標(biāo)法第四十一條規(guī)定：“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的”,因此，在認(rèn)定相關(guān)商標(biāo)是否符合該規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)以涉案商標(biāo)“取得注冊”的過程中是否使用了欺騙手段，或者采用了其他不正當(dāng)手段為依據(jù)。而不能僅僅由于存在后續(xù)的轉(zhuǎn)讓行為，即認(rèn)為不再存在商標(biāo)法第四十一條規(guī)定的情形。否則，惡意申請注冊商標(biāo)的申請人可通過“轉(zhuǎn)讓”規(guī)避商標(biāo)法第四十一條的適用，顯然與商標(biāo)法的立法目的不符。尤其是，格拉舒特公司的企業(yè)名稱也包括“格拉舒特”，其行為也難謂善意。為貫徹公序良俗原則，維護(hù)良好的商標(biāo)注冊、管理秩序，營造良好的商標(biāo)市場環(huán)境，二審法院有關(guān)商標(biāo)法第四十一條的認(rèn)定并無不當(dāng)。對于格拉舒特公司有關(guān)“耀榮公司的行為不能作為認(rèn)定格拉舒特公司以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得被異議商標(biāo)的依據(jù)”的主張，本院亦不予支持。
《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定：已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局宣告注冊商標(biāo)無效；其他單位或者個(gè)人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。
根據(jù)《商標(biāo)審查審理指南（2022）》相關(guān)解釋說明，上述規(guī)定是關(guān)于以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊商標(biāo)的處理。申請商標(biāo)注冊應(yīng)當(dāng)遵守誠實(shí)信用原則，不得以弄虛作假的手段欺騙商標(biāo)注冊部門取得注冊，也不得以擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益等其他不正當(dāng)手段取得注冊。在商標(biāo)異議和不予注冊復(fù)審程序中可參照適用本條標(biāo)準(zhǔn)。
在新修訂的《商標(biāo)審查審理指南》中，雖然只在涉及商標(biāo)法第4條中明確規(guī)定商標(biāo)轉(zhuǎn)讓不影響對商標(biāo)申請人違反《商標(biāo)法》第四條情形的認(rèn)識認(rèn)定，而在第44.1條中沒有類似的表述，但指南也特意指出，系爭商標(biāo)申請人以不正當(dāng)手段取得注冊的商標(biāo)，不限于系爭商標(biāo)申請人本人申請注冊的商標(biāo)，也包括與系爭商標(biāo)申請人具有串通合謀行為或者具有特定身份關(guān)系或者其他特定聯(lián)系的人申請注冊的商標(biāo)。
上文兩案件，對于當(dāng)下惡意囤積商標(biāo)或搭蹭他人知名商標(biāo)的打擊，以及通過轉(zhuǎn)讓、以關(guān)聯(lián)主體申請商標(biāo)等試圖規(guī)避法律約束的惡意行為的打擊，具有典型、指導(dǎo)性意義。
可見，目前國知局和法院對于商標(biāo)轉(zhuǎn)讓行為是否影響惡意注冊的認(rèn)定，持相對一致的態(tài)度，即：在認(rèn)定相關(guān)商標(biāo)是否符合商標(biāo)法第四十四條第一款相關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)以涉案商標(biāo)“取得注冊”的過程中是否使用了欺騙手段，或者采用了其他不正當(dāng)手段為依據(jù)。而不能僅僅由于存在后續(xù)的轉(zhuǎn)讓行為，即認(rèn)為不再存在相關(guān)規(guī)定的情形。否則該條款用來禁止商標(biāo)注冊人進(jìn)行不正當(dāng)注冊和商標(biāo)囤積、販賣的制度目的會落空，從而使得該條款在實(shí)際操作中存在被規(guī)避的可能，與商標(biāo)法的立法目的不符。
在當(dāng)下惡意囤積或搭蹭他人在先知名商標(biāo)、不以使用為目的惡意申請注冊商標(biāo)頻發(fā)的情況下，國家對于惡意注冊的打擊力度在日益增強(qiáng)。而商標(biāo)惡意申請人也在隨之更換其申請方式、手段，試圖“應(yīng)對”“規(guī)避”法律約束，繼續(xù)變向牟利。此種情形下，對于如何打擊商標(biāo)惡意申請，則需要企業(yè)、辦案律師在原本既有的辦案思路下，更多搜集侵權(quán)證據(jù)，更重視當(dāng)事人的背景調(diào)查，挖掘?qū)Ψ綕撛诘年P(guān)系網(wǎng)絡(luò)，從“看似無關(guān)聯(lián)”的線索情況中，嘗試找出對方真正的注冊意圖、以應(yīng)對更加復(fù)雜多樣的申請手段。
