對于可能需要主張在先著作權(quán)的權(quán)利人來說，未雨綢繆地保存好從作品的設(shè)計到發(fā)表和實際使用的完整證據(jù)鏈?zhǔn)强扇〉淖龇ā?/span>
萊福社團(tuán)有限公司（LivingSocial）是美國的第二大團(tuán)購網(wǎng)站，其“Livingsocial及圖”品牌 享有在先著作權(quán)。萊福公司的“Livingsocial及圖”
美術(shù)作品于2011年2月在美國首次發(fā)表，后于2012年在中國國家版權(quán)局進(jìn)行了著作權(quán)登記。
2011年5月10日，廣州紅谷供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司（簡稱“紅谷”）申請在第14類商品上注冊“Livingsocial及圖”商標(biāo)（簡稱“訴爭商標(biāo)”）。萊福公司以訴爭商標(biāo)侵犯其在先著作權(quán)為由提起異議申請。為證明其對前述美術(shù)作品的著作權(quán)早于訴爭商標(biāo)的申請，萊福公司提交了其在美國和澳大利亞注冊的“Livingsocial及圖”商標(biāo)的注冊信息，以證明其分別于2011年2月23日和2011年3月14日在前述兩國申請將題述美術(shù)作品注冊為商標(biāo)。
2013年8月28日，中國商標(biāo)局駁回了萊福公司的異議申請。2013年9月18日，萊福公司向商標(biāo)評審委員會申請異議復(fù)審。在證據(jù)交換程序中，紅谷提交了“Livingsocial及圖”作品的著作權(quán)登記證書。該證書發(fā)證日期為2011年6月16日，紅谷主張該作品于1991年4月11日創(chuàng)作完成，于1991年4月12日首次發(fā)表。
2014年12月24日，商標(biāo)評審委員會裁定訴爭商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊，理由如下：
1）訴爭商標(biāo)在構(gòu)成要素、設(shè)計風(fēng)格和視覺效果上抄襲了萊福公司享有著作權(quán)的美術(shù)作品，二者構(gòu)成實質(zhì)性相似；
2）在訴爭商標(biāo)申請日前，相關(guān)網(wǎng)站刊載的有關(guān)萊福公司的報道證明紅谷在申請注冊訴爭商標(biāo)前有機會接觸萊福享有著作權(quán)的美術(shù)作品；以及
3）在沒有補強證據(jù)的前提下，僅憑紅谷提交的著作權(quán)登記證書，不足以證明其作品的創(chuàng)作日期早于萊福公司。
紅谷不服商標(biāo)評審委員會的異議復(fù)審裁定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。法院查明：
• 萊福公司主張的“Livingsocial及圖”作品具有獨創(chuàng)性，屬于《中華人民共和國著作權(quán)法》保護(hù)的作品。中國和美國均為《伯爾尼保護(hù)文學(xué)和藝術(shù)作品公約》（簡稱“《伯爾尼公約》”）的成員國，根據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》第二條第二款和《伯爾尼公約》第三條第1款（a）項的規(guī)定，萊福公司的美術(shù)作品無論是否發(fā)表都受到《著作權(quán)法》的保護(hù)；
• 盡管紅谷對萊福公司的在先著作權(quán)提出異議，稱該作品系抄襲其在先作品，但其提供的在案證據(jù)并不足以證明該項主張。鑒于中國著作權(quán)登記采取自愿制度，登記機關(guān)僅進(jìn)行形式審查，并不對作品的創(chuàng)作完成及首次發(fā)表時間進(jìn)行實質(zhì)審查，因此不能僅依據(jù)著作權(quán)登記證書上所載內(nèi)容確定該作品創(chuàng)作完成及首次發(fā)表時間，還需要結(jié)合其他證據(jù)進(jìn)行認(rèn)定。紅谷申請注冊包括訴爭商標(biāo)在內(nèi)的商標(biāo)標(biāo)志為“Livingsocial及圖”的多個商標(biāo)申請注冊日期均為2011年5月。紅谷提交的證據(jù)并不能證明其主張著作權(quán)的作品在其宣稱的日期完成創(chuàng)作并首次發(fā)表。相反，萊福公司提交的證據(jù)能證明其美術(shù)作品的首次發(fā)表時間不遲于2011年2月23日；
• 著作權(quán)侵權(quán)判定一般采用“實質(zhì)性相同加接觸”規(guī)則，即在訴爭商標(biāo)與涉案作品構(gòu)成相同或?qū)嵸|(zhì)性相同，且行為人具備接觸被侵權(quán)方作品條件的情形下，如果行為人不能證明被控侵權(quán)作品系由其獨立創(chuàng)作，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。在侵犯他人在先著作權(quán)的商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中，也應(yīng)當(dāng)同理適用該判斷標(biāo)準(zhǔn)。在紅谷未能提供有效證據(jù)證明訴爭商標(biāo)標(biāo)志系由其獨立創(chuàng)作的前提下，可以認(rèn)定訴爭商標(biāo)侵犯了萊福公司的在先著作權(quán)。
2017年10月10日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決維持了商標(biāo)評審委員會的裁定。
短評：
根據(jù)新《商標(biāo)法》第33條規(guī)定，只有在先權(quán)利人或利害關(guān)系人才有權(quán)提起商標(biāo)異議。本案即為著作權(quán)人在確立了其在先著作權(quán)的基礎(chǔ)上以在先權(quán)利人的身份提起的商標(biāo)異議。
實踐中，著作權(quán)登記證書是直接證明權(quán)屬關(guān)系的證據(jù)。由于著作權(quán)登記在中國并非強制，許多著作權(quán)人直到遭遇商標(biāo)惡意搶注才補救性地進(jìn)行設(shè)計或作品的著作權(quán)登記。為避免出現(xiàn)此種情形，我們建議著作權(quán)人盡早對其作品進(jìn)行著作權(quán)登記。
在對訴爭商標(biāo)提出異議之前，如果權(quán)利人沒有在先的著作權(quán)登記，可以訴諸《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（2017）的第十九三款的規(guī)定，即“商標(biāo)公告、商標(biāo)注冊證等可以作為確定商標(biāo)申請人為有權(quán)主張商標(biāo)標(biāo)志著作權(quán)的利害關(guān)系人的初步證據(jù)。”
實踐中，商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會和法院對此意見不一。然而，如果著作權(quán)人能夠提交補強證據(jù)證明其主張，在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中的勝算就會更大。因此，我們建議著作權(quán)人未雨綢繆地保存好從作品的設(shè)計到發(fā)表和實際使用的完整證據(jù)鏈以備不時之需。
