對企業(yè)在先字號權的保護最早源于《保護工業(yè)產權巴黎公約》，該公約第1條中明確規(guī)定了工業(yè)產權的保護對象包括“廠商名稱”，第8條規(guī)定“廠商名稱應在本聯盟一切國家內受到保護，沒有申請或注冊的義務，也不論其是否為商標的一部分”。很多國家也有對企業(yè)字號保護的專門立法，如德國的《商標和其他標志保護法》等?？赡苁恰栋屠韫s》及本國關于企業(yè)字號的保護都有強保護的明文規(guī)定，一些國外企業(yè)并不是特別積極地將其企業(yè)字號作為商標在本國及其海外市場所涉及的國家進行注冊，哪怕該字號實際上已經在進行商標性使用。
我國雖然沒有專門針對字號權保護的立法，但在《商標法》和《反法》中都明確體現了對企業(yè)在先字號權（企業(yè)名稱）的保護，只是沒有明確界定在先字號權保護的范圍、在先字號權對抗在后商標的條件等。本文擬通過近期成功代理的針對國外客戶的如下無效宣告案例來就國外企業(yè)在先字號權在現行《商標法》第32條的框架下的保護范圍及其條件進行探討。
案情簡介：
首先，筆者對相關案例進行了梳理，案件基本情況請見如下表格：
上表中，“MATUSCHEK”兩個案例，申請人以其在主營的焊接設備領域對其商號的在先持續(xù)使用，不但對他人注冊在“電焊機”等相同類似商品的商標成功予以宣告無效，而且保護范圍擴大到了與其電焊設備密切相關的“電流計、電子管”等商品上；“喜樂先正達”案中，申請人因其在農藥和種子等農業(yè)產品領域的在先使用及因此形成的知名度實現了在密切關聯的肥料等產品上的保護。
案件評述：
我國《商標法》第32條雖然沒有明確界定在先字號權保護的條件和范圍，但在《商標審理標準》以及相關司法解釋中對字號權保護的條件和范圍其實是有比較明確的規(guī)定的。筆者先將上述相關規(guī)定及司法解釋等條款羅列如下：
《商標審理標準》中關于損害他人在先字號權部分，明確規(guī)定了其如下三個適用要件：
（1）在系爭商標申請注冊之前他人已在先登記或使用其字號；
（2）該字號在中國相關公眾中具有一定的知名度；
（3）系爭商標的注冊與使用容易導致相關公眾產生混淆，致使在先字號權人的利益可能受到損害。
對在先字號權的保護原則上應當以與字號權人實際經營的商品/ 服務相同或者類似的商品/服務為限，但在個案中應根據在先字號的獨創(chuàng)性、知名度，以及雙方商品/服務的關聯程度，具體確定該在先字號的保護范圍。
《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》（2008）第1條規(guī)定：“原告以他人注冊商標使用的文字、圖形等侵犯其著作權、外觀設計專利權、企業(yè)名稱權等在先權利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的，人民法院應當受理”。
《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（2010）第1條規(guī)定：“人民法院在審理商標授權確權行政案件時，對于尚未大量投入使用的訴爭商標，在審查判斷商標近似和商品類似等授權確權條件及處理與在先商業(yè)標志沖突上，可依法適當從嚴掌握商標授權確權的標準，充分考慮消費者和同業(yè)經營者的利益，有效遏制不正當搶注行為，注重對于他人具有較高知名度和較強顯著性的在先商標、企業(yè)名稱等商業(yè)標志權益的保護，盡可能消除商業(yè)標志混淆的可能性”。
最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》（2017）第21條規(guī)定：“當事人主張的字號具有一定的市場知名度，他人未經許可申請注冊與該字號相同或者近似的商標，容易導致相關公眾對商品來源產生混淆，當事人以此主張構成在先權益的，人民法院予以支持”。
北京高院在2019年發(fā)布的《商標授權確權行政案件審理指南》第16.17條明確表示：“外國公司的企業(yè)名稱、字號或者其慣用音譯等，在訴爭商標申請日前已在中國境內進行商業(yè)使用、具有一定知名度且為相關公眾所知曉的，當事人可以據此主張在先企業(yè)名稱權”。
上述《商標審理標準》中其實對在先字號權的適用要件有非常明確的規(guī)定，但是因為這個標準的效力位階較低，很多權利人會更關注法院尤其是最高院對此的態(tài)度。從上述最高院的多個司法解釋和規(guī)定及北京高院的審理指南中可以看出，近十年多來，在先商號權想獲得保護，必須滿足的一致條件是在中國市場需要有對該字號的在先使用并因此具有一定的知名度。而獲得保護的最終落腳點是容易導致相關公眾對商品來源產生混淆。其中，在中國市場在先使用并取得一定知名度是字號能夠獲得《商標法》第32條保護的前提條件，而是否容易造成混淆則是決定在先字號能否給予保護及其保護范圍的最終落腳點。下面筆者將結合上述成功案例就這兩點進行具體分析：
第一、在先使用并在中國市場取得一定知名度是字號獲得《商標法》第32條保護的前提條件
上述“MATUSCHEK”兩案中，權利人通過提交其字號在德國登記注冊的資料、在中國參展信息及相關報道、銷售合同、發(fā)票等大量證據證明了其在先字號在系爭商標申請前在焊接設備領域進行了持續(xù)使用并因此取得了一定的知名度。在“喜樂先正達”案中，權利人同樣提交了大量的證據證明其在先商號在中國在先注冊并經過近20年的長期大量使用已經具有了一定知名度。這是上述案例中相關申請人字號能獲得保護的前提條件。
實踐也證明，如果沒有在先使用并因此獲得知名度，在先字號確實是很難獲得保護的。例如，筆者發(fā)現在【（2019）最高法行申4343號】行政裁定書中，最高院就明確表示“魔幻飛躍公司提交的證據表明，其在中國沒有進行實際經營。。。。。。從上述證據可知，魔幻飛躍公司在中國大陸地區(qū)使用其企業(yè)字號的行為僅為媒體報道，且報道的內容主要集中在融資以及虛擬技術研發(fā)方面，盡管媒體報道較為集中，但時間持續(xù)較短，報道規(guī)模較小。因此，二審法院認為現有證據尚不足以證明MagicLeap在訴爭商標申請注冊之前已經成為具有一定市場知名度的企業(yè)名稱，能夠獲得商號權的保護，并無不當”。
但是，有些國外企業(yè)，因為其所從事行業(yè)的特殊性確實無法在中國市場使用其在先字號進行經營，這種情況下，如果能證實其為中國相關公眾所知悉的知名度，也是有機會獲得保護的。例如，我司成功代理的【（2018）京73行初3621號】無效宣告案，在一審判決中，北京知識產權法院就明確表示過：“在案證據可以證明，盡管康卡斯特公司并未在中國開展‘為公眾提供有線電視內容’等服務，但訴爭商標申請日前，國內大量期刊雜志關于康卡斯特公司在有線電視、通訊網絡領域的報道，包括康卡斯特公司在中國參加的會議等活動報道，使得康卡斯特公司的商號（字號）‘COMCAST’與有線電視、通訊網絡領域密切關聯，且其作為美國該行業(yè)的巨頭的形象為中國相關公眾所知悉”，從而基于康卡斯特公司對“COMCAST”的在先字號權對他人在后注冊的“
”商標予以宣告無效。當然，這個案子給予保護法院應該也考慮了其他個案性因素，例如本案第三人鵬捷公司自稱康卡斯特公司是其股東，可以認定其對康卡斯特公司在先字號有接觸和認知，且爭議商標指定的網絡通訊設備等商品與康卡斯特公司所在的通訊服務領域具有極高的關聯度等。所以，對于在中國市場準入受限的特定行業(yè)的國外企業(yè)來說，如果發(fā)現其在先字號在中國被申請注冊為商標，也可以基于其在先字號在包括中國在內的全球市場的行業(yè)影響力和知名度證據來積極尋求對其在先字號權的保護。關于本案的更多詳細信息及專業(yè)評論可以參考鏈接《商標法32｜美國電信巨頭康卡斯特“COMCAST”在中國成功獲得商號權保護》。
綜上，如果國外企業(yè)想通過商標法第32條保護其在先字號權，那么除非其屬于中國政府限制準入的特殊行業(yè)或者有其他不可抗力因素，該國外企業(yè)有在中國在先使用的事實并能收集并提交實質性的證據證明其在先使用并具有一定知名度這點是個大前提。
第二、是否容易造成相關消費者混淆是決定在先字號能否給予保護及其保護范圍的最終落腳點
關于如何判斷在先字號與商標是否容易導致相關公眾的混淆，在萬慧達知識產權公眾號發(fā)布的《商標法32｜淺談在先商號權對抗圖文組合商標的標準》一文中已經進行了詳細介紹，在此不再贅述。
是否容易造成相關消費者混淆這一最終落腳點說明在先字號權保護雖然原則上以相同類似商品/服務為限，但其保護范圍范圍也可以在一定程度上更寬泛。而保護范圍的寬窄會受到在先字號的知名程度、字號權人經營領域與對方商標指定商品本身在生產原料、生產環(huán)節(jié)、功能用途、銷售渠道、消費群體等方面的關聯度、商號的顯著性、獨創(chuàng)性、對方的主觀惡意程度等影響混淆可能性認定因素的影響。
本文上述“MATUSCHEK”兩案中，權利人不但得到了與其實際經營的應用于電氣、電子工業(yè)等行業(yè)的焊接設備領域的商品相同類似的“電焊機”等商品上的保護，而且官方也將保護范圍擴大到了“電流計、電子管”等商品上。筆者認為實現在上述密切關聯商品上的保護，官方應該是考慮到了權利人的焊接設備領域本身與對方商標指定的商品在其整個工藝技術、生產環(huán)節(jié)等方面關聯度較強的行業(yè)特點。另外，權利人在先字號“MATUSCHEK”是其創(chuàng)始人的姓氏，沒有字典含義，具有很強的顯著性，并且經過在中國的長期使用在業(yè)內取得了較高的知名度并因此和權利人之間容易形成穩(wěn)固的唯一對應關系；并且被申請人作為中國自然人獨創(chuàng)出與權利人字號完全相同的商標的可能性非常低，所以其具有抄襲權利人在先字號、“搭便車”的明顯主觀惡意。上述因素的疊加使得官方能夠做出爭議商標在實際使用中將更容易造成相關消費者混淆的判斷。
而上述“喜樂先正達”案中，被申請人的工商登記信息顯示的經營范圍為生物技術開發(fā)及各種肥料，與主營農化產品（主要是第5類、31類）的權利人同屬于農化產品領域的經營者，雙方產品在功能用途上都是幫助農作物健康成長。被申請人在后商標指定的商品“肥料”（第1類）等與申請人主營的農藥等產品在生產部門、功能用途、消費群體、銷售渠道等方面具有高度的一致性，明顯構成密切關聯商品，再結合權利人在先字號的知名度、獨創(chuàng)性、顯著性、相關消費者者在相應購買環(huán)境下對標識的注意程度以及爭議商標注冊人在其他商標注冊申請方面的主觀惡意等因素綜合考慮，爭議商標注冊人在與權利人經營范圍密切關聯的肥料等產品上注冊和使用完整包含權利人商號的“喜樂先正達”商標確實非常容易造成消費者的混淆。
當然，更為寬泛的保護范圍也會有一定的限制，主要還需要看雙方的商品在功能、用途、銷售渠道、消費對象等方面的類似或關聯程度，因為商品的類似或關聯程度將直接影響混淆可能性的大小。如在“GUESS”商標異議復審行政糾紛案中，北京高院在【（2015）高行（知）終字第3062號】行政判決書中肯定了“GUESS”商號在服裝類商品上具有較高知名度，判定“被異議商標指定使用的‘掛衣架、非金屬掛衣鉤、非金屬的衣服掛鉤’與服裝具有一定的關聯性，被異議商標使用在上述商品上，可能使相關公眾誤認為該商品的提供者與格斯公司之間存在某種關聯，進而損害格斯公司的利益”，但是認為“被異議商標指定使用的‘非金屬毛巾定位分配器、盥洗臺（家具）、鏡子（玻璃鏡）’等商品與服裝分屬不同的類別，且彼此在功能、用途、銷售渠道、消費對象等方面存在較大差異。被異議商標使用在上述商品上時，尚不足以導致相關公眾將使用被異議商標的上述商品提供者與格斯公司相混淆，或誤認為二者之間存在某種關聯關系”，因此，支持了一審法院的判決內容，對上述商品進行了區(qū)分對待。
綜上，國外企業(yè)想通過《商標法》第32條對其在先字號權實現在與其經營領域類似或密切關聯的商品上的適當保護，除了要證明其對字號的在先使用并取得一定知名度外，還需要就相關領域商品上的關聯程度、字號的顯著性和獨創(chuàng)性、相關行業(yè)的經營特點、在后商標持有人的主觀惡意等方面進行深耕細作，結合經營領域的特點挖掘出更多的證據來證明在后商標的注冊使用確實容易造成相關消費者對商品/服務來源的混淆。
另外，需要解釋的是：本文主要討論的是在先字號權在《商標法》第32條下的保護條件及保護范圍問題，而之所以在標題中限定了“國外”權利人的企業(yè)字號權一是因為上述成功案例是國外權利人的企業(yè)字號權獲得保護的案例，這樣的案例實踐中相對較少；二是因為國外企業(yè)字號在中國市場在先使用并取得一定知名度的證據收集等工作可能也不會像國內企業(yè)的那樣相對容易，所以想實現最終保護其實難度系數確實要更大，需要付出的成本也更高。因此，國外企業(yè)字號雖然和國內企業(yè)字號有相同的保護途徑和條件，在中國市場變得越來越重要的今天，對于國外企業(yè)來說，想在中國對其字號實現更容易、更經濟的保護，筆者認為最好還是將其以商標的形式提早進行注冊申請的布局。將字號盡早作為商標注冊也可以在一定程度上避免同案不同判的結果，畢竟，基于字號權尋求保護的案件在審理中對在先字號知名度、商品或服務關聯程度等方面影響因素的判斷都是存在一定的主觀性的。
