1996年，國家工商管理總局發(fā)布的《馳名商標(biāo)認定和管理暫行規(guī)定》以規(guī)范性文件的形式明確規(guī)定行政機關(guān)可以對馳名商標(biāo)主動認定，工商行政管理總局會定期公布馳名商標(biāo)的認定名單。在那個特定的時期，有一部分消費者會認為產(chǎn)品獲得馳名商標(biāo)的美譽，等同于品質(zhì)優(yōu)異的官方背書，企業(yè)便爭先恐后申請認定馳名商標(biāo)。
2003年，為了避免“馳名商標(biāo)”主動認定伴生的一些負面效應(yīng)，國家工商行政管理總局發(fā)布了《馳名商標(biāo)認定和保護規(guī)定》，同時廢止了《馳名商標(biāo)認定和管理暫行規(guī)定》?！恶Y名商標(biāo)認定和保護規(guī)定》將馳名商標(biāo)的認定限縮在“違反商標(biāo)法第十三條規(guī)定”的情形。2009年，最高人民法院發(fā)布了《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》，確定了馳名商標(biāo)的認定應(yīng)遵循個案認定、按需認定的原則。那么，從程序保護和實體保護的意義出發(fā)，具體有哪些情形“需”要認定馳名商標(biāo)呢？本文從幾則案例出發(fā)，對馳名商標(biāo)按“需”認定的情形予以舉例說明。
一、程序意義上的需要
（一）民事訴訟案件：禁止他人使用注冊商標(biāo)案件受理的需求
有時會出現(xiàn)商標(biāo)被惡意搶注，甚至搶注人還將該商標(biāo)通過許可、生產(chǎn)、銷售等方式投入使用。這種情況下，需要區(qū)分被告的使用方式是否屬于規(guī)范使用。
最高人民法院《關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》，原告可以對他人超出核定使用商品或者以改變顯著特征部分、拆分和組合商標(biāo)等不規(guī)范使用注冊商標(biāo)的行為提起民事訴訟。而對于他人規(guī)范使用注冊商標(biāo)的行為，原告以注冊商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)直接對規(guī)范使用注冊商標(biāo)的侵權(quán)行為，提起民事訴訟的，被告以注冊商標(biāo)規(guī)范使用在核定商品或服務(wù)上進行抗辯，該民事訴訟可能會因注冊商標(biāo)的權(quán)利沖突被法院裁定駁回起訴。
案例一
成都客車訴重慶小康案
【（2018）渝民終65號之一】
成都客車公司擁有“
”注冊商標(biāo)專用權(quán)，核定使用商品為第12類“汽車、公共汽車、（長途）公共汽車”,商標(biāo)專用權(quán)期限經(jīng)續(xù)展自2013年11月14日起至2023年11月13日止。成都客車公司在其生產(chǎn)銷售的蜀都牌公交客車使用該商標(biāo)。重慶小康公司擁有“
”圖形商標(biāo)，該商標(biāo)注冊日為2016年1月28日，核定使用的商品為第12類“汽車、電動運載工具”等。同時，2015年4月以來，重慶小康公司及其全資子公司重慶瑞馳公司在其生產(chǎn)銷售的系列電動汽車車頭、方向盤、輪轂蓋等位置使用了“
”標(biāo)識。成都客車公司認為重慶小康公司、重慶瑞馳公司在電動汽車上使用“
”標(biāo)識和在汽車等商品上及相關(guān)商業(yè)活動中使用“
”注冊商標(biāo)的行為侵犯了其注冊商標(biāo)專用權(quán)，遂訴至法院。
重慶市第一中級人民法院經(jīng)審理，認定重慶小康公司、瑞馳公司的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，駁回成都客車公司的全部訴訟請求。成都客車公司不服，向重慶市高級人民法院提起上訴。
重慶市高級人民法院認為：“原告以他人使用在核定商品上的注冊商標(biāo)與其在先的注冊商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院一般不受理。但是，如果被訴侵權(quán)行為是復(fù)制、摹仿、翻譯在先馳名商標(biāo)的，則被訴侵權(quán)行為雖為注冊商標(biāo)，人民法院亦可受理。”由于成都客車公司在一審審理期間未請求人民法院認定其注冊商標(biāo)“
”為馳名商標(biāo)，重慶市高級人民法院裁定駁回成都客車公司的起訴。
（二）行政無效程序：對惡意注冊超五年的商標(biāo)無效宣告的需求
實踐中，可能因為疏于商標(biāo)監(jiān)控，或是其他商業(yè)運作的原因，在某一相同或近似商標(biāo)注冊超過五年之后，在先商標(biāo)的權(quán)利人才發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)與自己已大量使用達到馳名商標(biāo)的商標(biāo)共存，極易造成消費者混淆誤認，或是造成馳名商標(biāo)的淡化、丑化。對于訴爭商標(biāo)注冊超過五年，但是訴爭商標(biāo)權(quán)利人存在惡意注冊情形的，若在先注冊商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，則不受五年期間的限制。
案例二
水星家紡案
【商評字[2019]第262000號】
在上海水星家紡針對他人核準(zhǔn)注冊在第11類“熱水器”等商品上已經(jīng)超過五年的“
”商標(biāo)提起無效宣告一案中，雖然爭議商標(biāo)注冊已經(jīng)超過五年，但國知局考慮到引證商標(biāo)“
”核定使用在“被子、床單、被罩”等商品上，經(jīng)過長期、廣泛的使用與宣傳，已經(jīng)為相關(guān)公眾所熟知。爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)在整體外觀、構(gòu)圖要素、設(shè)計細節(jié)及含義方面相近，原注冊人對申請人商標(biāo)的情況理應(yīng)知曉，故其申請注冊爭議商標(biāo)難謂善意，系對申請人商標(biāo)的翻譯、摹仿，爭議商標(biāo)的注冊和使用容易誤導(dǎo)公眾，可能損害到申請人的合法權(quán)益。另外，原注冊人除了申請注冊本案爭議商標(biāo)，還申請注冊了多個與他人具有一定知名度的商標(biāo)高度近似的商標(biāo)，足以見得原注冊人具有搶注知名商標(biāo)的一貫惡意。因此，國知局認定爭議商標(biāo)的注冊已經(jīng)構(gòu)成2014年《商標(biāo)法》第十三條第二款所指“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)”的情形，對爭議商標(biāo)予以無效宣告。
二、實體意義上的需要
（一）注冊馳名商標(biāo)保護的需求
1、禁止他人在不相同商品或服務(wù)上注冊商標(biāo)的需求
案例三
“紫光”案
【（2020）京行終4351號】
紫光集團有限公司（以下簡稱“紫光集團”）對他人“紫光”商標(biāo)提起無效宣告行政訴訟案件中，紫光集團在評審階段引證商標(biāo)一“
”（第7類）、引證商標(biāo)二“
”（第7類）、引證商標(biāo)四“
”（第9類）主張適用《商標(biāo)法》第三十條、第十三條第三款對核定使用在第7類上“電控拉窗簾裝置、電動卷簾門機”等商品上的“紫光”商標(biāo)予以無效宣告。
在評審階段，原商評委僅支持了紫光集團關(guān)于第三十條的主張，而對爭議商標(biāo)上所指定的與引證商標(biāo)四核定使用的商品在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中不屬于相同或類似商品，認為雖然引證商標(biāo)四“紫光”商標(biāo)具有知名度，但核定使用的商品關(guān)聯(lián)性不強，未予支持。
根據(jù)最高人民法院和北京市高級人民法院關(guān)于《商標(biāo)法》第十三條適用的相關(guān)規(guī)定，在判斷爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)共存是否會導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆、誤認時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮商標(biāo)的顯著性、知名度、商標(biāo)標(biāo)志的近似程度、指定使用的商品情況、相關(guān)公眾的重合程度及注意程度、訴爭商標(biāo)申請人的主觀狀態(tài)等因素。
在紫光案件中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院和北京高院綜合考慮“紫光”商標(biāo)本身具有較強顯著性，在數(shù)據(jù)處理設(shè)備商品上已達到馳名程度，爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)四商標(biāo)本身的近似程度極高，核定使用商品均為電子商品，在消費群體方面關(guān)聯(lián)性較強等因素，認定引證商標(biāo)四構(gòu)成馳名商標(biāo)，爭議商標(biāo)的申請注冊違反了商標(biāo)法第十三條第三款的規(guī)定，對紫光集團在“掃描儀”商品上的“紫光”注冊商標(biāo)以跨類保護。
2、商標(biāo)民事糾紛中禁止他人在不相同商品或服務(wù)上使用注冊商標(biāo)的需求
此種情況下，原告可選擇先通過行政程序?qū)Ρ桓孀陨虡?biāo)提起無效宣告，待被告商標(biāo)被無效后再提起民事訴訟。然而，商標(biāo)無效宣告的行政程序乃至后續(xù)行政訴訟程序的周期較長，若等待被告注冊商標(biāo)徹底無效后才能提起民事訴訟，對在先權(quán)利人的合法利益會造成極大損害。根據(jù)《商標(biāo)法》和《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，若原告權(quán)利商標(biāo)的知名度已達到了馳名商標(biāo)的程度，可考慮在民事訴訟中明確主張馳名商標(biāo)禁用他人注冊商標(biāo)，以達到“降維攻擊”的效果。
案例四
“小米”民事案
【（2020）粵民終1713、1714號】
小米科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“小米公司”）訴覃清蘭、深圳市云米生活電器有限公司、佛山市小米電器有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭民事糾紛中，覃清蘭將其核準(zhǔn)注冊在第11類“燃氣爐，廚房用抽油煙機”等商品上的“小米”商標(biāo)，許可給深圳云米和佛山小米公司使用，小米公司以核準(zhǔn)注冊在第9類“手提電話”等商品上的“小米”、“
”商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)，提起侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭民事糾紛。深圳市中級人民法院認定小米公司權(quán)利商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，判決上述被訴侵權(quán)方立即停止侵犯小米公司“小米”、“
”注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，廣東省高級人民法院二審維持一審判決。在該案中，法院跨類保護，認定小米公司的權(quán)利商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，并同時判決賠償1500萬元。通過馳名商標(biāo)的認定，小米公司達到禁用侵權(quán)方注冊商標(biāo)的目的，制止了侵權(quán)方進一步實施侵權(quán)行為給小米公司造成損害。
3、與侵權(quán)商品或服務(wù)相同類別上已有防御性注冊商標(biāo)的情況下，當(dāng)事人在不相同或類似商品或服務(wù)上選擇認定馳名的商標(biāo)
企業(yè)為了保護馳名商標(biāo)的知名度，往往在多個類別上申請注冊防御性商標(biāo)，這些防御性商標(biāo)因未投入市場使用或使用規(guī)模較小，難以形成較高知名度。在商標(biāo)侵權(quán)案件中，如果以侵權(quán)商品或服務(wù)同類別上注冊的防御性商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)，不利于商標(biāo)權(quán)人獲得較高的賠償數(shù)額，對侵權(quán)行為的打擊力度也相對較小。
另外，防御性商標(biāo)可能被提出撤銷三年不使用，若以與侵權(quán)商品或服務(wù)同類的防御性商標(biāo)作為權(quán)利商標(biāo)，訴訟中可能由于被撤銷而喪失權(quán)利基礎(chǔ)。
因此，為了最大程度保護商標(biāo)權(quán)人的合法利益，商標(biāo)權(quán)人可以選擇在其他類別上更為有利保護的馳名商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)，達到有效打擊侵權(quán)行為的目的。
案例五
“索菲亞”案
【（2016）浙民終794號】
索菲亞家居股份有限公司(以下簡稱索菲亞公司)因與嘉興市司米集成吊頂有限公司(以下簡稱司米公司)、南陽市索菲亞集成吊頂有限公司(以下簡稱南陽索菲亞公司)侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛一案，索菲亞公司認為南陽索菲亞公司在集成吊頂?shù)壬唐飞鲜褂?/span>“索菲亞”及與“索菲亞”商標(biāo)近似的標(biāo)識侵犯了其注冊于第20類家具商品上的第1761206號“索菲亞”商標(biāo)專用權(quán)，并構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
一審法院認為，索菲亞公司在第6類商品上亦注冊了第4287169號“索菲亞”注冊商標(biāo),故本案中其完全可以以第4287169號“索菲亞”注冊商標(biāo)為基礎(chǔ)主張商標(biāo)專用權(quán),而無須以其注冊在第20類商品上的第1761206號“索菲亞”注冊商標(biāo)主張商標(biāo)專用權(quán)。故一審法院認為本案無必要對第1761206號“索菲亞”注冊商標(biāo)是否馳名作出認定。
二審浙江高院認為，商標(biāo)禁用權(quán)的范圍具有不確定性,企業(yè)為了有效維護自身商譽,往往通過注冊系列商標(biāo)的方式明晰、鞏固其權(quán)利范圍。一旦發(fā)生侵權(quán)糾紛,商標(biāo)權(quán)人有權(quán)根據(jù)自身的商標(biāo)體系和訴訟策略選擇對其最為有利的商標(biāo)作為訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)。具體在本案中，索菲亞公司在同種或類似商品上已獲得注冊商標(biāo)系防御性商標(biāo)，但因未經(jīng)長時間實際使用，顯著性和知名度較低，法律對其保護力度相對較弱，即便商標(biāo)侵權(quán)行為成立，權(quán)利人也難以獲得較高的賠償數(shù)額以彌補其損失。因此，索菲亞公司有權(quán)選擇能夠提供更為有利保護的馳名商標(biāo)作為本案主張的權(quán)利基礎(chǔ)。該案件隨后也被最高人民法院選入了2017年發(fā)布的50件典型知識產(chǎn)權(quán)案例中，使得該觀點更具普遍指導(dǎo)意義。
4、對相同或類似商品上已注冊馳名商標(biāo)強化保護的需求
當(dāng)被控侵權(quán)商標(biāo)是注冊商標(biāo)，且被控侵權(quán)行為是在核定使用的商品或服務(wù)上使用該核準(zhǔn)注冊商標(biāo)時，法院無法直接受理兩注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突，應(yīng)當(dāng)先行向有關(guān)行政主管機關(guān)申請解決。根據(jù)《馳名商標(biāo)司法解釋》第十一條的規(guī)定，當(dāng)在先注冊商標(biāo)符合馳名商標(biāo)條件，可以依據(jù)商標(biāo)法第十三條進行審理并裁判，此時認定馳名商標(biāo)既具有法律依據(jù)，也具有必要性。
案例六
“約翰迪爾”案
【（2017）京民終413號】
迪爾公司（Deere & Company）訴約翰迪爾（北京）農(nóng)業(yè)機械有限公司等三被告商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭一案中，迪爾公司在農(nóng)業(yè)機械、拖拉機等商品上在先注冊并長期使用“約翰.迪爾”、“JOHN DEERE”等商標(biāo)，三被告未經(jīng)許可在潤滑油等商品上大量使用“約翰迪爾”、“佳聯(lián)迪爾”等商標(biāo)和企業(yè)字號，并取得“佳聯(lián)迪爾”商標(biāo)注冊。迪爾公司及其在華子公司向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭訴訟。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院認定，迪爾公司第206346號“JOHNDEERE”、第7879578號“約翰.迪爾”商標(biāo)在第7類農(nóng)業(yè)機械等商品上，第206347號“JOHNDEERE”商標(biāo)在第12類拖拉機等商品上于2012年11月12日蘭西佳聯(lián)迪爾公司申請注冊第11750705號“佳聯(lián)迪爾”商標(biāo)之前已經(jīng)達到馳名的程度。三件注冊商標(biāo)符合馳名商標(biāo)條件，判令三被告停止商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭行為、公開發(fā)表聲明消除不良影響，并全額支持了原告關(guān)于五百萬元懲罰性賠償和三十六萬余元合理支出的訴訟請求。
北京高院二審認為，雖然2001年商標(biāo)法第十三條第二款及2013年商標(biāo)法第十三條第三款規(guī)定的字面解釋均是對在中國已經(jīng)注冊的馳名商標(biāo)給予不相同或者不相類似商品上的保護，但是基于法律規(guī)定的“舉重以明輕”的原則，從目的解釋的視角，顯然與已經(jīng)注冊的馳名商標(biāo)核定使用商品構(gòu)成相同或者類似商標(biāo)的近似商標(biāo)，亦應(yīng)當(dāng)納入到馳名商標(biāo)保護的范疇中。
（二）未注冊馳名商標(biāo)保護的需求
1、未注冊馳名商標(biāo)禁止他人在類似商品或服務(wù)上混淆性的使用行為
對于未注冊商標(biāo)經(jīng)過長期宣傳、使用達到馳名商標(biāo)程度，人民法院可以根據(jù)當(dāng)事人請求，在商標(biāo)侵權(quán)案件中結(jié)合該商標(biāo)使用持續(xù)時間、宣傳投入、范圍、程度以及受保護記錄等因素，依法認定為未注冊馳名商標(biāo)并予以保護?？梢杂行Ы顾嗽谙嗤蝾愃粕唐飞献曰?和使用相同或近似標(biāo)識，從而導(dǎo)致混淆誤認。
案例七
“新華字典”案
【（2016）京73民初277號】
原告商務(wù)印書館有限公司（簡稱商務(wù)印書館）訴被告華語教學(xué)出版社有限責(zé)任公司（簡稱華語出版社）侵犯商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛一案，商務(wù)印書館認為華語出版社生產(chǎn)、銷售“新華字典”辭書侵害了未注冊馳名商標(biāo)“新華字典”，還因使用商務(wù)印書館《新華字典》（第11版）的特有包裝裝潢而構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
關(guān)于涉案“新華字典”是否構(gòu)成未注冊馳名商標(biāo)，如果“新華字典”構(gòu)成未注冊馳名商標(biāo)，華語出版社實施的被訴行為是否構(gòu)成侵權(quán)的問題，北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為：《新華字典》屬于識字類辭書，名稱為“新華字典”的辭書自1957年以來均由商務(wù)印書館獨家出版發(fā)行，雖歷經(jīng)多家主體參與修訂，但唯有商務(wù)印書館將“新華字典”作為品牌進行維護和推廣，并將“新華字典”與商務(wù)印書館結(jié)合使用，事實上已經(jīng)產(chǎn)生了“新華字典”辭書商品來源于商務(wù)印書館的客觀聯(lián)系，并在相關(guān)消費者認知習(xí)慣中形成了穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系。由此可見，“新華字典”在作為辭書書名使用的同時也發(fā)揮了辭書來源的識別作用，具備商標(biāo)的顯著特征?，F(xiàn)有證據(jù)亦能夠證明“新華字典”已經(jīng)達到馳名商標(biāo)的程度，商務(wù)印書館關(guān)于“新華字典”作為未注冊商標(biāo)符合馳名商標(biāo)保護要件的主張具有事實和法律依據(jù)。
華語出版社在其出版的第16類字典商品上使用“新華字典”標(biāo)識，已經(jīng)使消費者在購買和使用字典的過程中將華語出版社出版的《新華字典》誤認成商務(wù)印書館出版的《新華字典》。華語出版社的上述行為已經(jīng)導(dǎo)致相關(guān)公眾發(fā)生混淆和誤認。因此，華語出版社在第16類辭書上使用“新華字典”標(biāo)識的行為已經(jīng)構(gòu)成在相同商品上復(fù)制他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆，違反了《商標(biāo)法》第十三條第二款的規(guī)定。
2、未注冊馳名商標(biāo)的擴大保護——適用在先使用有一定影響商標(biāo)無法覆蓋訴爭商標(biāo)指定或核定的全部商品或服務(wù)時,仍需對《商標(biāo)法》第十三條進行審查
根據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條的規(guī)定，對于搶注在先使用并具有一定影響商標(biāo)，側(cè)重在于保護在先使用商標(biāo)獲得的利益；而對未注冊馳名商標(biāo)的保護，更側(cè)重于防止混淆誤認擾亂市場秩序。因此，兩者的保護范圍也有所區(qū)別。當(dāng)適用在先使用有一定影響商標(biāo)無法覆蓋訴爭商標(biāo)指定或核定的全部商品或服務(wù)時，仍需對《商標(biāo)法》第十三條進行審查。
案例八
“酷狗”案
【(2017)京行終248號】
廣州酷狗計算機科技有限公司（簡稱酷狗公司）針對汕頭市利豐電器有限公司（簡稱利豐公司）注冊在第41類“安排和組織音樂會；提供卡拉0K服務(wù)；節(jié)目制作；娛樂；夜總會；培訓(xùn)；流動圖書館；圖書出版；健身俱樂部；為藝術(shù)家提供模特”服務(wù)上的第7583066號“酷狗KuGou”商標(biāo)（簡稱爭議商標(biāo)）提出無效宣告一案中，商標(biāo)評審委員會認為爭議商標(biāo)是對酷狗公司在先未注冊馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿，同時爭議商標(biāo)的注冊侵害了酷狗公司的在先商號權(quán)益，對爭議商標(biāo)在全部核定服務(wù)上的注冊予以撤銷。
一審法院在僅認定爭議商標(biāo)在“安排和組織音樂會；提供卡拉0K服務(wù)；節(jié)目制作；娛樂；夜總會”5項服務(wù)上違反2001年商標(biāo)法第三十一條的情況下,即認為沒有必要認定“酷狗”商標(biāo)在“提供在線音樂(非下載)”服務(wù)上是否構(gòu)成未注冊馳名商標(biāo)，判決維持爭議商標(biāo)在部分服務(wù)上的注冊。
二審法院認為，基于2001年商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的“在先使用有一定影響商標(biāo)”與2001年商標(biāo)法第十三條第一款規(guī)定的未注冊馳名商標(biāo)保護范圍存在差異,故在適用2001年商標(biāo)法第三十一條無法覆蓋訴爭商標(biāo)指定或核定的全部商品或服務(wù)時,仍需對2001年商標(biāo)法第十三條進行審查。對于爭議商標(biāo)在所核定的其他5項服務(wù)“培訓(xùn)；流動圖書館；圖書出版；健身俱樂部；為藝術(shù)家提供模特”上是否違反2001年商標(biāo)法第十三條第一款規(guī)定仍有審查的必要，最終認為爭議商標(biāo)亦構(gòu)成對“酷狗”未注冊馳名商標(biāo)的復(fù)制與摹仿。
3、未注冊馳名商標(biāo)的擴大保護——即便未在中國直接使用，也認定未注冊馳名商標(biāo)
根據(jù)國內(nèi)相關(guān)公眾的呼叫習(xí)慣，常常將英文商標(biāo)呼叫為音譯的中文。對于英文注冊商標(biāo)對應(yīng)的中文標(biāo)識，經(jīng)過長期宣傳使用已為相關(guān)公眾所熟知。為了保護中文標(biāo)識積累的巨大商業(yè)價值，即便中文標(biāo)識未在中國作為商標(biāo)直接使用，也有認定為未注冊馳名商標(biāo)的必要性。
案例九
“奔富”案
【(2018)蘇01民初3450號】
原告南社布蘭茲有限公司（以下簡稱南社布蘭茲公司）與被告淮安市華夏莊園釀酒有限公司（以下簡稱華夏莊園公司）、杭州正聲貿(mào)易有限公司（以下簡稱杭州正聲公司）因侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案，南社布蘭茲有限公司系知名葡萄酒品牌“Penfolds”注冊商標(biāo)的權(quán)利人。上世紀(jì)90年代“Penfolds”葡萄酒進入中國后，南社布蘭茲公司將“奔富”作為“Penfolds”葡萄酒的中文名稱一直沿用至今。經(jīng)過南社布蘭茲公司長時間、大范圍、持續(xù)地宣傳、銷售和推廣，“奔富”葡萄酒獲得了較高的知名度和影響力，被廣大消費者所熟悉。英文“Penfolds”、“PENFOLDS”與中文“奔富”在相關(guān)公眾中已形成對應(yīng)關(guān)系。
2016年，被告華夏莊園公司從案外人處受讓了核定商品/服務(wù)類別33類的第11138966號“奔富尼澳”注冊商標(biāo)，還多次向商標(biāo)局申請注冊“PENFOILLS”、“PENFUNILS”等與原告“Penfolds”注冊商標(biāo)近似的英文商標(biāo)。經(jīng)原告異議，華夏莊園公司 “PENFOILLS”、“PENFUNILS”的商標(biāo)注冊申請先后被商標(biāo)局駁回。本案訴訟期間，第11138966號“奔富尼澳”商標(biāo)也被商評委裁定予以無效宣告。
2018年，原告在酒類展銷會上發(fā)現(xiàn)被告華夏莊園公司生產(chǎn)的葡萄酒商品及相關(guān)宣傳材料上印有“Penfunils/奔富尼澳”、“奔富”等標(biāo)識，被訴侵權(quán)商品系由被告杭州正聲公司經(jīng)銷。此外，原告還分別在京東、淘寶網(wǎng)公證購買了華夏莊園公司生產(chǎn)的“Penfunils/奔富尼澳”葡萄酒商品。
南京中院一審認為，結(jié)合相關(guān)公眾對“奔富”商標(biāo)的知曉程度、“奔富”商標(biāo)使用的持續(xù)間、“奔富”葡萄酒的銷售數(shù)量、原告相關(guān)宣傳所持續(xù)的時間、程度和地理范圍以及“奔富”商標(biāo)受保護記錄等多方面因素，應(yīng)當(dāng)認定“奔富”為未注冊馳名商標(biāo)。最終，法院在認定“奔富”為未注冊馳名商標(biāo)的基礎(chǔ)上認定華夏莊園公司生產(chǎn)、銷售，杭州正聲公司銷售的被控侵權(quán)商品侵害涉案商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)并賠償損失的民事責(zé)任。
（三）針對企業(yè)名稱保護的需求
在司法實踐中，當(dāng)商標(biāo)權(quán)利人發(fā)現(xiàn)其他主體將自己的注冊商標(biāo)作為企業(yè)名稱登記注冊的，一般可通過《商標(biāo)法》第五十八條，結(jié)合《反不正當(dāng)競爭法》第六條第一款第（四）項規(guī)定，主張其他主體的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭來維權(quán)。
《商標(biāo)法》第五十八條規(guī)定：“將他人注冊商標(biāo)、未注冊的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導(dǎo)公眾構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》處理?！?/span>
《反不正當(dāng)競爭法》第六條第一款第（四）項規(guī)定：“經(jīng)營者不得實施下列混淆行為，引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯(lián)系：……（四）其他足以引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯(lián)系的混淆行為。”
實踐中，雖然商標(biāo)權(quán)利人在主張該訴訟請求時，往往會同時適用《反不正當(dāng)競爭法》第二條“誠實信用原則”的規(guī)定加以陳述對方企業(yè)名稱應(yīng)予停止使用的法理。但是，如果對《商標(biāo)法》第五十八條進行嚴(yán)格的文義解釋，要求企業(yè)名稱中的字號與他人注冊商標(biāo)完全相同才能適用該條規(guī)定，那么與注冊商標(biāo)近似的企業(yè)名稱可能無法直接作為主張上述法律規(guī)定的權(quán)利基礎(chǔ)。而且，當(dāng)權(quán)利商標(biāo)指定使用的商品或服務(wù)與對方企業(yè)經(jīng)營范圍存在差異，也有可能導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)利人證明“足以引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯(lián)系”的法律后果存在較大的難度。此種情況下，就導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)人可能無法直接適用上述規(guī)定制止其他主體使用與其商標(biāo)近似的企業(yè)名稱。
《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條第一款第（二）項規(guī)定：“以企業(yè)名稱與其馳名商標(biāo)相同或者近似為由，提起的侵犯商標(biāo)權(quán)或者不正當(dāng)競爭訴訟；”因此，針對注冊商標(biāo)與企業(yè)名稱近似，以及注冊商標(biāo)核定使用商品或服務(wù)與對方企業(yè)登記或?qū)嶋H的經(jīng)營范圍不一致的，可以通過馳名商標(biāo)認定對抗他人企業(yè)名稱。同時，該司法解釋中第十條亦對如何通過馳名商標(biāo)對抗企業(yè)名稱的具體適用做出了規(guī)定。第十條規(guī)定：“原告請求禁止被告在不相類似商品上使用與原告馳名的注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)或者企業(yè)名稱的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況，綜合考慮以下因素后作出裁判：（一）該馳名商標(biāo)的顯著程度；（二）該馳名商標(biāo)在使用被訴商標(biāo)或者企業(yè)名稱的商品的相關(guān)公眾中的知曉程度；（三）使用馳名商標(biāo)的商品與使用被訴商標(biāo)或者企業(yè)名稱的商品之間的關(guān)聯(lián)程度；（四）其他相關(guān)因素?！备鶕?jù)上述規(guī)定，馳名商標(biāo)的對抗范圍可以擴大到非類似而具有關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)經(jīng)營范圍、近似的企業(yè)字號。
在上述約翰迪爾案中，二審法院同時考慮了注冊商標(biāo)專用權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)益之間權(quán)利沖突的問題，認定迪爾公司第206346號“JOHNDEERE”商標(biāo)和第7879578號“約翰.迪爾”商標(biāo)在第7類農(nóng)業(yè)機械、第206347號“JOHNDEERE”商標(biāo)在第12類拖拉機商品上構(gòu)成馳名。因被告第11730705號“佳聯(lián)迪爾”商標(biāo)及蘭西佳聯(lián)迪爾公司的“佳聯(lián)迪爾”企業(yè)字號均非漢語中的固定搭配，在“JOHNDEERE”商標(biāo)和“約翰.迪爾”商標(biāo)已經(jīng)構(gòu)成馳名商標(biāo)且二者使用中存在對應(yīng)關(guān)系的情況下，“佳聯(lián)迪爾”與“JOHNDEERE”、“約翰.迪爾”均含有“迪爾”文字，并且“佳聯(lián)迪爾”亦未形成明顯區(qū)別于“迪爾”新的含義，故“佳聯(lián)迪爾”商標(biāo)和企業(yè)字號已經(jīng)構(gòu)成了對“JOHNDEERE”的翻譯，構(gòu)成了對“約翰.迪爾”的摹仿。
（四）針對域名的保護--禁止他人注冊或使用域名
2001年7月24日，《最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》施行，相當(dāng)一部分商標(biāo)注冊人根據(jù)該司法解釋第六條的規(guī)定，通過域名糾紛實現(xiàn)商標(biāo)認馳的目的。
案例十
“冰輪”域名侵權(quán)糾紛案
【(2006)煙民三初字第88號】
原告冰輪公司訴稱是“冰輪及圖”注冊商標(biāo)的合法專有權(quán)人，2006年8月,原告在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)現(xiàn)被告六易公司注冊使用了“冰輪在線.cn”、“冰輪在線.中國”域名,被告所經(jīng)營的業(yè)務(wù)范圍包括了與原告產(chǎn)品相同的制冷設(shè)備及配件的銷售安裝。原告認為,“冰輪及圖”注冊商標(biāo)符合《商標(biāo)法》規(guī)定的馳名商標(biāo)認定條件,已構(gòu)成馳名商標(biāo)。被告注冊并使用“冰輪在線.cn”域名的行為明顯有“搭便車”的故意，極易使網(wǎng)上公眾誤認為被告與原告的“冰輪及圖”注冊商標(biāo)有某種關(guān)聯(lián)，損害了原告“冰輪及圖”注冊商標(biāo)的合法權(quán)益，故提起訴訟。
山東省煙臺市中級人民法院經(jīng)審理認為：依照《中華人民共和國商標(biāo)法》第十四條的規(guī)定和最高人民法院《關(guān)于審理涉及計算機網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條的規(guī)定,結(jié)合本案的實際情況及原告的訴訟請求,本院依法認定本案原告注冊并使用在商品分類表第11類制冷、冷藏設(shè)備上的注冊號為683565的“冰輪及圖”商標(biāo)為馳名商標(biāo)。六易公司在網(wǎng)上注冊“冰輪在線.cn”、“冰輪在線.中國”兩個中文域名侵犯了原告冰輪公司已經(jīng)馳名的“冰輪及圖”注冊商標(biāo)專用權(quán)。
2009年5月1日，《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》施行，確定了馳名商標(biāo)的認定應(yīng)遵循個案認定、按需認定的原則，域名侵權(quán)糾紛中的認馳標(biāo)準(zhǔn)也從此前的寬松到嚴(yán)格。針對注冊、使用域名與在先注冊商標(biāo)相同或近似為由提起的侵權(quán)訴訟，“被訴侵犯商標(biāo)權(quán)或者不正當(dāng)競爭行為的成立不以商標(biāo)馳名為事實根據(jù)的”，不再認定馳名商標(biāo)。
