最高人民法院于2017年3月9日發(fā)布了第16批共10件指導(dǎo)性案例，其中，在指導(dǎo)案例82號(hào)：王碎永訴深圳歌力思服飾股份有限公司、杭州銀泰世紀(jì)百貨有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案（以下簡(jiǎn)稱“歌力思”案）中，最高院明確指出，當(dāng)事人違反誠(chéng)實(shí)信用原則，損害他人合法權(quán)益，擾亂市場(chǎng)正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，惡意取得、行使商標(biāo)權(quán)并主張他人侵權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)以構(gòu)成權(quán)利濫用為由，判決對(duì)其訴訟請(qǐng)求不予支持。
這是一起典型的惡意搶注案例，原告搶先注冊(cè)了他人已投入商業(yè)使用但未及時(shí)注冊(cè)的商標(biāo)，然后以其注冊(cè)商標(biāo)權(quán)對(duì)在先使用人提起侵權(quán)之訴，索要高額賠償，以商標(biāo)維權(quán)名義謀取不正當(dāng)利益。相比此前類似的案例，如“七色花”案、“優(yōu)衣庫(kù)”案等，法院一般判決擁有合法權(quán)益的在先使用人侵犯惡意搶注者的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，但不支持或僅部分支持惡意搶注者的賠償請(qǐng)求。最高院此次在“歌力思”案中邁出了更大的步伐，作出了更堅(jiān)決的結(jié)論，直接判決作為被告的在先使用人不構(gòu)成侵權(quán)，作為原告的搶注者構(gòu)成權(quán)利濫用，由此撤銷一二審判決，通過(guò)對(duì)民事侵權(quán)抗辯的直接支持，實(shí)質(zhì)性地否定了注冊(cè)商標(biāo)的效力。
那么，進(jìn)一步而言，除了在實(shí)體上貫徹了“如果實(shí)質(zhì)內(nèi)容失去正當(dāng)性，個(gè)人不能通過(guò)形式獲利”的法諺精神，本案在程序上又有什么指導(dǎo)價(jià)值？換言之，最高院對(duì)搶注者構(gòu)成權(quán)利濫用的定論，是否相當(dāng)于直接否認(rèn)了其注冊(cè)商標(biāo)權(quán)？從而起到了撤銷該商標(biāo)的效果？之所以強(qiáng)調(diào)本案的程序意義，是因?yàn)椋幌衩绹?guó)和歐盟法院可以在商標(biāo)訴訟階段直接撤銷或無(wú)效涉案商標(biāo)（歐盟法院是“附條件”的撤銷或無(wú)效，詳見本文第三部分），我國(guó)法院在民事訴訟中并不能直接撤銷或無(wú)效商標(biāo)，權(quán)利人只能另外通過(guò)繁冗甚至循環(huán)往復(fù)的行政確權(quán)程序進(jìn)行處理。此時(shí)，民事判決若能起到實(shí)質(zhì)意義上的撤銷或無(wú)效商標(biāo)的效果，無(wú)疑能更有效地協(xié)調(diào)和銜接民事程序和行政程序，具有重大的程序價(jià)值。下文先對(duì)“歌力思”案進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹，然后從實(shí)體意義和程序價(jià)值兩方面予以進(jìn)一步評(píng)析。
一、案情簡(jiǎn)介
深圳歌力思服裝實(shí)業(yè)有限公司成立于1999年6月8日，2011年11月4日更名為深圳歌力思服飾股份有限公司（“歌力思公司”，即本案一審被告），其擁有第1348583號(hào)“歌力思”商標(biāo)（第25類服裝等商品，核準(zhǔn)注冊(cè)于1999年12月）和第4225104號(hào)“ELLASSAY”商標(biāo)（第18類錢包、手提包等商品，核準(zhǔn)注冊(cè)于2008年4月14日）。
一審原告王碎永擁有第7925873號(hào)“歌力思”商標(biāo)（第18類錢包、手提包等商品，核準(zhǔn)注冊(cè)于2011年6月21日），其還曾于2004年申請(qǐng)注冊(cè)第4157840號(hào)“歌力思及圖”商標(biāo)（第18類錢包、手提包等商品），后被北京高院判決認(rèn)定該商標(biāo)不應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。自2011年9月起，王碎永先后在杭州、南京、上海、福州等地的“ELLASSAY”專柜公證購(gòu)買帶有“歌力思；ELLASSAY”字樣吊牌的皮包。2012年3月7日，王碎永以歌力思公司及杭州銀泰世紀(jì)百貨有限公司（“杭州銀泰公司”）生產(chǎn)、銷售上述皮包的行為侵害其商標(biāo)權(quán)為由提起訴訟。
杭州市中級(jí)人民法院一審判決認(rèn)定歌力思公司及杭州銀泰公司構(gòu)成侵權(quán)，判決其承擔(dān)停止侵權(quán)行為、賠償王碎永經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用共計(jì)10萬(wàn)元及消除影響。[1]歌力思公司不服，提起上訴。浙江省高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴、維持原判。[2]歌力思公司及王碎永均不服，向最高院申請(qǐng)?jiān)賹彙?br type="_moz">
最高院判決認(rèn)為，[3]歌力思公司擁有合法的在先權(quán)利基礎(chǔ)，其使用方式和行為性質(zhì)均具有正當(dāng)性，王碎永以非善意取得的商標(biāo)權(quán)對(duì)歌力思公司的正當(dāng)使用行為提起的侵權(quán)之訴，構(gòu)成權(quán)利濫用，由此，撤銷一二審判決，駁回王碎永的全部訴訟請(qǐng)求。
二、實(shí)體意義：任何人不得濫用權(quán)利
實(shí)踐中，類似“歌力思”案這種惡意取得、行使商標(biāo)權(quán)并主張他人侵權(quán)的案例并不少見，對(duì)此類行為的態(tài)度，我國(guó)商標(biāo)司法及立法實(shí)踐已逐步做出了回應(yīng)。如，最高院早在2009年就明確指出，“注冊(cè)人或者受讓人并無(wú)實(shí)際使用意圖，僅將注冊(cè)商標(biāo)作為索賠工具的，可以不予賠償……”[4]。又如，2013年《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定了在先使用抗辯，第64條進(jìn)一步明確了沒有使用的商標(biāo)不能獲得賠償。再如，在此前類似的“七色花”案、“優(yōu)衣庫(kù)”案等判決中，法院一般不支持或僅部分支持作為原告的惡意搶注者的賠償請(qǐng)求，但認(rèn)定作為被告的在先使用人構(gòu)成侵權(quán)。
相對(duì)而言，最高院此次在“歌力思”案中邁出了更大的步伐，作出了更堅(jiān)決的論斷，直接判決作為被告的在先使用人不構(gòu)成侵權(quán)，作為原告的搶注者構(gòu)成權(quán)利濫用。最高院的判決透過(guò)“合法”的形式而直擊違法的實(shí)質(zhì)，充分體現(xiàn)了商標(biāo)審判領(lǐng)域倡導(dǎo)誠(chéng)實(shí)信用原則的司法導(dǎo)向，對(duì)凈化市場(chǎng)環(huán)境、規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序、遏制商標(biāo)惡意搶注現(xiàn)象，具有重要的價(jià)值導(dǎo)向作用。
最高院生效裁判認(rèn)為，誠(chéng)實(shí)信用原則是一切市場(chǎng)活動(dòng)參與者所應(yīng)遵循的基本準(zhǔn)則。民事訴訟活動(dòng)同樣應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則。任何違背法律目的和精神，以損害他人正當(dāng)權(quán)益為目的，惡意取得并行使權(quán)利、擾亂市場(chǎng)正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的行為均屬于權(quán)利濫用，其相關(guān)權(quán)利主張不應(yīng)得到法律的保護(hù)和支持。
本案中，首先，歌力思公司擁有合法的在先權(quán)利基礎(chǔ)。其次，歌力思公司的使用行為系基于合法的權(quán)利基礎(chǔ)，使用方式和行為性質(zhì)均具有正當(dāng)性。最后，王碎永取得和行使“歌力思”商標(biāo)權(quán)的行為難謂正當(dāng)。“歌力思”本身為無(wú)固有含義的臆造詞，具有較強(qiáng)的固有顯著性，依常理判斷，在完全沒有接觸或知悉的情況下，因巧合而出現(xiàn)雷同注冊(cè)的可能性較低。作為地域接近、經(jīng)營(yíng)范圍關(guān)聯(lián)程度較高的商品經(jīng)營(yíng)者，王碎永對(duì)“歌力思”字號(hào)及商標(biāo)完全不了解的可能性較低。在上述情形之下，王碎永仍在手提包、錢包等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“歌力思”商標(biāo)，其行為難謂正當(dāng)。王碎永以非善意取得的商標(biāo)權(quán)對(duì)歌力思公司的正當(dāng)使用行為提起的侵權(quán)之訴，構(gòu)成權(quán)利濫用。
可見，就實(shí)體意義而言，針對(duì)這種以損害他人正當(dāng)權(quán)益為目的、惡意取得并行使權(quán)利的行為，應(yīng)當(dāng)揭破其“合法”權(quán)利的面紗，還原其違法的真面目。類似地，在“賽克思”案中，[5]最高院指出，以違反誠(chéng)實(shí)信用原則惡意取得的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，對(duì)他人的正當(dāng)使用行為提起的侵害商標(biāo)權(quán)之訴，不應(yīng)得到法律的支持和保護(hù)。
三、程序價(jià)值：基于民事與行政程序銜接的進(jìn)一步思考
從程序方面來(lái)看，最高院對(duì)惡意搶注者王碎永構(gòu)成權(quán)利濫用的定論，一定程度上直接否認(rèn)了其注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，對(duì)后續(xù)的行政撤銷程序起到了相應(yīng)的推動(dòng)作用。據(jù)進(jìn)一步檢索，本案涉及的第7925873號(hào)“歌力思”商標(biāo)已被無(wú)效，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2015年5月19日作出判決認(rèn)定，綜合考慮上述因素（包括“證據(jù)5、7、10、11反映了歌力思商標(biāo)在行政程序和司法程序中受保護(hù)的情況”[6]，其中，證據(jù)10即為最高人民法院（2014）民提字第24號(hào)民事判決書），訴爭(zhēng)商標(biāo)（第7925873號(hào)“歌力思”商標(biāo)，第18類錢包、手提包等商品上）與引證商標(biāo)（第1348583號(hào)“歌力思”商標(biāo)，第25類服裝等商品上）已構(gòu)成2001年商標(biāo)法第28條所指的使用在類似商品上的相同商標(biāo)，依法應(yīng)予無(wú)效?？梢姡ㄔ撼浞挚紤]了生效的民事判決，最高院的判決直接影響了后續(xù)的行政撤銷程序，對(duì)涉案商標(biāo)的撤銷起到了直接的推動(dòng)作用。
由于我國(guó)的商標(biāo)行政程序與民事程序相互獨(dú)立，法院在民事訴訟階段并不能直接撤銷或無(wú)效商標(biāo)，權(quán)利人只能另行通過(guò)行政程序進(jìn)行撤銷或無(wú)效，然而，商標(biāo)行政程序存在著環(huán)節(jié)過(guò)多、時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、甚至循環(huán)往復(fù)等弊病，嚴(yán)重影響了權(quán)利人的合法權(quán)益。此時(shí)，民事判決若能起到實(shí)質(zhì)意義上的撤銷或無(wú)效商標(biāo)的效果，無(wú)疑能更有效地協(xié)調(diào)和銜接民事程序和行政程序，具有重大的程序價(jià)值。
相對(duì)而言，在商標(biāo)侵權(quán)訴訟與撤銷、無(wú)效的程序設(shè)置上，美國(guó)和歐盟更為直接。美國(guó)法院可以在商標(biāo)訴訟中直接命令撤銷涉案商標(biāo)，《蘭哈姆法》第1119條“法院對(duì)注冊(cè)的權(quán)力”規(guī)定，[7]“在涉及注冊(cè)商標(biāo)的訴訟中，法院可以確定注冊(cè)的權(quán)利，命令撤銷整個(gè)或部分商標(biāo)的注冊(cè)，恢復(fù)已撤銷的注冊(cè)，以及對(duì)注冊(cè)簿上訴訟當(dāng)事人的注冊(cè)進(jìn)行其他修改…”。根據(jù)2015年修訂的歐盟商標(biāo)條例第一百條的規(guī)定，歐盟商標(biāo)法院的做法比較靈活：首先，法院有權(quán)在商標(biāo)侵權(quán)反訴的程序中處理撤銷或無(wú)效該歐盟商標(biāo)的問題；其次，受理法院也可以要求當(dāng)事人首先到歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提起無(wú)效程序；最后，如果已經(jīng)有撤銷或無(wú)效的申請(qǐng)?zhí)峤坏綒W盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，則必須中止審理等待結(jié)果。
好的法律制度和程序設(shè)置，不僅應(yīng)當(dāng)保障程序正義，而且應(yīng)當(dāng)有利于實(shí)體正義的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)兼顧公平和效率。我國(guó)目前知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政程序和民事程序相互獨(dú)立的模式，一方面，較好地發(fā)揮了兩種程序的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，保證了程序正義；另一方面，由于法院在民事訴訟中并不能直接撤銷或無(wú)效商標(biāo)，權(quán)利人只能另外通過(guò)繁冗甚至循環(huán)往復(fù)的行政程序進(jìn)行處理，在效率上仍有改善的空間。鑒于我國(guó)目前并未采用如美國(guó)和歐盟這樣直接簡(jiǎn)便的程序模式，法院民事判決若能起到實(shí)質(zhì)意義上的撤銷或無(wú)效效果，不失為一種兼顧程序與實(shí)體、公平與效率的選擇。
[1]（2012）浙杭知初字第362號(hào)。
[2]（2013）浙知終字第222號(hào)。
[3]（2014）民提字第24號(hào)。
[4] 最高人民法院《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》（法發(fā)[2009]23號(hào)）。
[5]（2014）民提字第168號(hào)。
[6]（2015）京知行初字第344號(hào)。
[7] 十二國(guó)商標(biāo)法翻譯組譯：《十二國(guó)商標(biāo)法》，清華大學(xué)出版社2013年版，第504頁(yè)。
Copyright 2024 版權(quán)所有：萬(wàn)慧達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán) ICP備13010463號(hào)-3 京公網(wǎng)安備11010802023805號(hào)