前情回顧
2024年3月30日，湖南省法學(xué)會知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)研究會和知產(chǎn)財經(jīng)在長沙聯(lián)合舉辦“知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的司法規(guī)制”研討會，共同探討和研究企業(yè)遭遇的知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟困境及解決之道，以期為行業(yè)良性有序發(fā)展貢獻(xiàn)力量。會上，萬慧達(dá)知識產(chǎn)權(quán)合伙人明星楠圍繞“打擊惡意訴訟需關(guān)注為禍之源”話題進(jìn)行主題演講，知產(chǎn)財經(jīng)對其主講內(nèi)容進(jìn)行了整理，以饗讀者。
講稿分享
大家下午好！感謝湖南省法學(xué)會知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)研究會以及知產(chǎn)財經(jīng)的邀請，我是北京市萬慧達(dá)律師事務(wù)所的明星楠律師，之所以分享打擊惡意訴訟需要關(guān)注為禍之源，是因為這與我的代理工作經(jīng)驗有一定關(guān)系。萬慧達(dá)代理了知識產(chǎn)權(quán)全產(chǎn)業(yè)鏈，也就是從權(quán)利的確權(quán)程序到維權(quán)程序都是我們的業(yè)務(wù)，甚至于我個人來講，確權(quán)案子也許比侵權(quán)案的數(shù)量更大。所以我在想，在打擊惡意訴訟的過程當(dāng)中，可以把這兩個程序作聯(lián)動考慮。
首先，所謂的為禍之源可以指形式上的商標(biāo)權(quán)。以商標(biāo)權(quán)為例，原告之所以能夠提起惡意訴訟顯然是擁有權(quán)利的，這個權(quán)利本身可能基于兩種方面的因素，一是我國的商標(biāo)申請量多年居于全世界首位，在這種大量的注冊下有的是商業(yè)實際需要的品牌，有的是商標(biāo)囤積以及商標(biāo)搶注，有些國外品牌在國內(nèi)沒有及時注冊，被國內(nèi)企業(yè)先行搶注了，此種情況下我國有效的商標(biāo)權(quán)中存在很多不以使用為目的的囤積以及搶注他人商標(biāo)而形成的權(quán)利，權(quán)利本身是存在瑕疵的。第二種情況是商標(biāo)本身沒有使用，商標(biāo)注冊之初注冊人惡意并不十分明顯，但是突然出現(xiàn)一個大企業(yè)也用了一個相同或相似的商標(biāo)，注冊人覺得我的機會/空間來了。此時這個商標(biāo)的表象是，他三年之內(nèi)沒有使用或者通過一些象征性的使用的方式來維持商標(biāo)的形式有效性，其生命周期并不是依附于它的商業(yè)周期，而是依附于其維權(quán)周期，商標(biāo)的唯一目的就是做打擊他人的工具。
其次，我們今天的主題是對“為禍之源”的關(guān)注。這里對正常維權(quán)和惡意訴訟做一個對比，從訴訟目的來看，正常維權(quán)是為了制止侵權(quán)行為，獲得損害賠償；而惡意訴訟是為了阻礙他人合法經(jīng)營及正常商標(biāo)使用行為，以獲取不當(dāng)/非法利益，你或者與我和解，或者支付高額賠償金。從表現(xiàn)上看，正常維權(quán)是以使用為目的申請注冊商標(biāo)，正當(dāng)使用、管理商標(biāo)。維權(quán)行為基于客觀事實，合法、合理；惡意訴訟是以非正當(dāng)手段獲取，或不具有使用目的等行為獲取商標(biāo)權(quán)。故意提起法律、事實上無根據(jù)之訴，獲取超出其權(quán)利應(yīng)有價值之利益，也就是說，以他的規(guī)模和投入不可能獲得這么高額的商業(yè)利潤，但是通過侵權(quán)訴訟，按照所謂的被告獲利的計算方式反而謀得了原本不可能獲取到的商業(yè)利益。商業(yè)利益是惡意訴訟的驅(qū)動。
接下來我將從三個方面展開對知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的應(yīng)對之道。
一、企業(yè)應(yīng)對惡意訴訟的困境
（一）程序不銜接
從企業(yè)被提起惡意訴訟之后，雙方地位是完全不對等的。從時間來看，企業(yè)被提起了惡意維權(quán)訴訟后，從收到訴狀、答辯期、受理、開庭、立案等等其實也就是3～6個月，由于現(xiàn)在各個法院都在審理提速，即使采取一些其他的訴訟措施，基本上也就是這個周期。反觀企業(yè)被別人提起這種襲擾之后，想要動搖對方的權(quán)利基礎(chǔ)，無論是提商標(biāo)的不使用撤銷還是提商標(biāo)的無效，周期都是不對等的。以撤銷為例，需要撤銷的初審、復(fù)審，復(fù)審之后可能還有后續(xù)的司法訴訟（即行政訴訟），一審、二審的周期也很長，直到二審判決生效才對商標(biāo)權(quán)有一個否定性評價。當(dāng)然也可以在本訴期間采取終止的措施，但是在2年之內(nèi)企業(yè)一直面臨著侵權(quán)訴訟、其他人發(fā)布律師函干擾正常經(jīng)營，經(jīng)營成本和機會成本也是不可忽視的，也就是整體這兩個程序的時間不銜接。另外，從行為人本身行使有效的商標(biāo)權(quán)以及商標(biāo)本身來看，商標(biāo)權(quán)本身的合法性、正當(dāng)性可能被忽視，也使得被告的答辯一直處于不利地位。
（二）償付不能
基本建議還是要提起另訴或反訴。在另訴/反訴當(dāng)中，我們會向法院強調(diào)三點：一是權(quán)利瑕疵，也就是實質(zhì)權(quán)利是否正當(dāng)，其商標(biāo)權(quán)的獲取是否來源于搶注/囤積等。二是訴訟時的主觀惡意。這個惡意就是和商標(biāo)申請行為、使用行為以及提起權(quán)利主張之后的行為共同考慮提起整個維權(quán)行動的主觀狀態(tài)。三是損害結(jié)果和因果關(guān)系。行為人提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟給他人造成了損失，且與行為人惡意訴訟具有因果關(guān)系。
二、實踐解決方案
（一）解決方案
基本建議還是要提起另訴或反訴。在另訴/反訴當(dāng)中，我們會向法院強調(diào)三點：一是權(quán)利瑕疵，也就是實質(zhì)權(quán)利是否正當(dāng)，其商標(biāo)權(quán)的獲取是否來源于搶注/囤積等。二是訴訟時的主觀惡意。這個惡意就是和商標(biāo)申請行為、使用行為以及提起權(quán)利主張之后的行為共同考慮提起整個維權(quán)行動的主觀狀態(tài)。三是損害結(jié)果和因果關(guān)系。行為人提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟給他人造成了損失，且與行為人惡意訴訟具有因果關(guān)系。
需要注意的是，在這一類的訴訟當(dāng)中要關(guān)注對于商標(biāo)權(quán)利本身的審查。因為商標(biāo)行政確權(quán)案件是專屬管轄，一般是在北京知識產(chǎn)權(quán)法院和北京高院、最高院比較多，但真正到各個地方的法院對于確權(quán)程序接觸相對少。在審查權(quán)利基礎(chǔ)過程當(dāng)中，針對惡意搶注的商標(biāo)要關(guān)注被搶注商標(biāo)的顯著性、知名度，包括針對不同商標(biāo)權(quán)人的相同或類似商品/服務(wù)，針對同一商標(biāo)權(quán)人的不相同/類似服務(wù)等；還有行為人搶注商標(biāo)侵害他人現(xiàn)有在先權(quán)利，例如企業(yè)名稱、包裝等；另外要看行為人本身申請的背景，行為人大量搶注商標(biāo)，并具有兜售、高價轉(zhuǎn)讓未果后向利害關(guān)系人提起侵權(quán)訴訟等行為。
（二）關(guān)于權(quán)利瑕疵審查
這實際是一個更深度的惡意訴訟，是指商標(biāo)本身沒有使用，而是作為維權(quán)工具。商標(biāo)沒有使用的情況下可以走商標(biāo)撤三的流程，也就是注冊商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或個人均可向商標(biāo)局申請撤銷該商標(biāo)。但是現(xiàn)在更為復(fù)雜的情況就是這些商標(biāo)還有一個形式上的象征性使用的證據(jù)。以下是實踐中的案件分享。
案例1：某婚紗品牌在撤銷案件當(dāng)中提交的使用證據(jù)是指定期限內(nèi)的淘寶交易記錄。有的人認(rèn)為在指定期限之內(nèi)有淘寶的銷售記錄，是不是就可以認(rèn)定存在使用行為？我們在這個案件當(dāng)中經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，這個淘寶店鋪整個上架的貨品和交易量、客流量非常少，僅以兩年半為周期偶爾有銷售行為，而且這個消費行為還是同一波所謂的“消費者”，另外，我們經(jīng)過深度調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些“消費者”與商標(biāo)注冊人為某知名的知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)的同事。當(dāng)我們證明了這些事實以后，法官也認(rèn)為他雖然有淘寶銷售記錄，但是行為構(gòu)成了象征性使用，最終撤銷了訴訟商標(biāo)。但是這個事從確權(quán)程序稍作延伸，如果商標(biāo)不被撤掉，國際品牌敢進(jìn)中國，他就敢起訴。這也是訴源治理的一個案例。
案例2：2015年最高院曾經(jīng)列入到指導(dǎo)案例中的一個案子。這個象征性使用是某食品品牌被他人搶注了，注冊人是在撤三指定期限之內(nèi)在報紙的中縫登了一個豆腐塊廣告說“某某（品牌名）小吃店，誠征合作伙伴，聯(lián)系電話……”我們明確跟法院說，這種招商廣告就是一個象征性使用。這里違反常理之處在于，他的所有商業(yè)廣告就是“某某品牌小吃點誠征合作伙伴”，對于經(jīng)營特色、地址都完全沒有展現(xiàn)，顯然是為了延續(xù)這種商標(biāo)注冊所制造的使用證據(jù)。北京高院支持了這個觀點，判定其行為屬于象征性使用，撤銷了其商標(biāo)。最高法院也維持了北高的判決。
所以，當(dāng)我們在行政確權(quán)里單獨審查時可以很深入地展開使用行為合理性，但是到了民事案件當(dāng)中，他的權(quán)利商標(biāo)可能就是一個有效商標(biāo)，我們希望達(dá)到的目的是在當(dāng)我們提起了反制惡意訴訟的反訴措施當(dāng)中，法官能夠針對權(quán)利人所提出的使用證據(jù)是否符合商業(yè)慣例、是否具有合理性和商標(biāo)注冊人的主觀狀態(tài)方面給予充分重視，而不是簡單的處理形式。
如果做好訴源治理或者打擊惡意訴訟，對于民事法官來講，既要審是否構(gòu)成民事侵權(quán)行為，還要更多地深入審查行政的確權(quán)領(lǐng)域中商標(biāo)權(quán)本身的合理性、合法性和行為主張的正當(dāng)性，確實是增加了審判的難度和工作量。
三、打擊惡意訴訟的積極效果
首先從經(jīng)濟補償角度來講，惡意訴訟的賠償范圍包括合理支出和損害賠償，其中合理開支部分包含為維權(quán)的確權(quán)成本、應(yīng)訴成本等等，例如普利司通案判決。我們既然提起了反訴，就有機會去針對惡意主張權(quán)利的人，要求他賠償合理支出，包括應(yīng)付本訴的代理費、提起反訴的代理費，以及行政確權(quán)程序的一些合理支出。去年就有很多判例中是支持了行政確權(quán)支出，在民事案件當(dāng)中給予償付。這相當(dāng)于在過去不對等的消耗戰(zhàn)中扳回了一局。如果在打擊惡意訴訟中仍然能延續(xù)這種思路，其實也是能夠給合法正當(dāng)?shù)臋?quán)利人以更多支持。
其次是與行政確權(quán)程序相互推進(jìn)。生效的惡意訴訟案件判決中對于行為人申請注冊商標(biāo)正當(dāng)性的否定性評價，有利于確權(quán)程序的推進(jìn)。我們了解到包括北京高院、北知院行政確權(quán)的案件壓力非常大。因為針對某一案件給律師展示的時間也就是15分鐘，如果不是很深入地聽理由和舉證，恐怕就流于形式。這種情況下，如果能夠開展民事程序，對這些證據(jù)進(jìn)行深入審查，相信也可以將兩個程序聯(lián)動起來達(dá)到一個最優(yōu)效果。
最后希望達(dá)到訴源治理。行為人無法通過惡意訴訟獲利，前期搶注、囤積商標(biāo)投入成本無法得以回收，有利于減少“注而不用/以非正當(dāng)手段獲取商標(biāo)”情況發(fā)生，倒清為禍之源。
因為有惡意訴訟，實際就有經(jīng)濟利益的期許，惡意訴訟其實是律師生態(tài)環(huán)境之惡的一個波及，最終導(dǎo)致了現(xiàn)在要去清理惡意訴訟。我們?nèi)绻ㄟ^打擊這些惡意維權(quán)行為，使得他們?nèi)氩环蟪鰺o法收回?fù)屪⒑投诜e成本之后，將來一定會正本清源，減少訴累。
謝謝大家！
