在中國專利審查實踐中，普遍采用“三步法”來判斷權(quán)利要求的創(chuàng)造性，即（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。
由于創(chuàng)造性判斷“三步法”的第三步是從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，因此如果將發(fā)明實際解決的技術(shù)問題確定得太過寬泛或者太過具體，尤其是所確定的發(fā)明實際解決的技術(shù)問題中包含區(qū)別特征或?qū)^(qū)別特征的指引，就容易得出發(fā)明顯而易見的結(jié)論，使得創(chuàng)造性的判斷陷入“事后諸葛亮”的誤區(qū)。
實踐中，在確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題時，上述錯誤情形屢見不鮮。本文將結(jié)合某無效行政糾紛案以及新的《專利審查指南》來說明。
案情簡介
涉案專利要求保護(hù)一種前藥化合物用于制備藥物的用途，所述藥物可通過溶液、乳液、噴劑劑型在身體的任意部位透皮給藥以達(dá)到治療有效血漿濃度來治療人或動物中任何阿司匹林可治療的狀態(tài)。專利說明書中記載了具體的前藥化合物的體外透皮實驗、體內(nèi)透皮實驗以及動物藥效實驗結(jié)果，表明前藥化合物的透皮速率是阿司匹林的數(shù)百倍，且透皮使用時解熱、鎮(zhèn)痛及消炎效果均優(yōu)于口服阿司匹林。
最接近的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)2公開了一種具體的前藥化合物乙酰水楊酸N-二乙基氨基乙酯鹽酸鹽（“A.E.A.E.”），并對不同給藥途徑的吸收情況進(jìn)行了測試。經(jīng)皮途徑給藥是將5g的A.E.A.E.軟膏涂抹于兔子腹部，測試不同時間的血藥濃度，并指出其相比水楊酸二乙胺軟膏（一種已知的局部用軟膏）更容易穿過皮膚屏障。證據(jù)2也進(jìn)行了消化道途徑給藥的研究，相應(yīng)的血藥濃度遠(yuǎn)高于經(jīng)皮途徑給藥，并在接下來的藥效試驗中全部采用了消化道途徑給藥。結(jié)果顯示，消化道給藥時，相比阿司匹林，A.E.A.E.具有顯著的退熱效果，幾乎相同的鎮(zhèn)痛屬性，但消炎效果非常微弱。
基于以上事實，第50721號無效宣告請求審查決定認(rèn)定，權(quán)利要求1相對于證據(jù)2的區(qū)別特征在于權(quán)利要求1限定了劑型為溶液、噴劑或乳液，以及用于治療人或動物中特定的阿司匹林可治療的狀態(tài)，而證據(jù)2的劑型為軟膏，未公開所述軟膏劑的藥效。進(jìn)而認(rèn)為由于涉案專利并未提供有關(guān)權(quán)利要求1限定的“溶液、噴劑或乳液”劑型與軟膏劑型相比具有何種優(yōu)勢，因此相對于證據(jù)2，權(quán)利要求1實際的技術(shù)問題僅僅是改變劑型并驗證其藥效。
顯然，無效決定并未真正考慮區(qū)別特征所帶來的優(yōu)于口服阿司匹林的技術(shù)效果，認(rèn)定的實際解決的技術(shù)問題與區(qū)別特征完全對應(yīng)。按照無效決定的認(rèn)定，為了解決改變劑型并驗證藥效的問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員想到嘗試其他的常見劑型，如溶液、乳液等，是很容易的。也就是說，基于無效決定所認(rèn)定的實際解決的技術(shù)問題很容易得出權(quán)利要求1技術(shù)方案顯而易見的結(jié)論。
反之，如果能客觀地考慮涉案專利相對于證據(jù)2取得的效果，將實際解決的技術(shù)問題認(rèn)定為，例如，“提供一種新的藥物，有效治療人或動物的用阿司匹林可治療的狀態(tài)”，則不論是證據(jù)2還是其他在案證據(jù)，均未給出如何提高證據(jù)2軟膏藥效的啟示，自然也不可能得到涉案專利的技術(shù)方案。事實上，對于阿司匹林類藥物，現(xiàn)有技術(shù)中從未有過透皮給藥可以達(dá)到口服給藥效果的報導(dǎo)，而且已經(jīng)上市的幾種透皮給藥制劑都是通過貼劑形式給藥，也從未出現(xiàn)過溶液、乳液等透皮給藥制劑劑型，無效決定得出權(quán)利要求1技術(shù)方案顯而易見的結(jié)論顯然缺乏依據(jù)。
可以看出，該無效決定在運用“三步法”判斷創(chuàng)造性時，至少在實際解決的技術(shù)問題的確定環(huán)節(jié)存在明顯的錯誤。該無效決定目前處于行政二審階段。
《專利審查指南》的修訂
為進(jìn)一步回應(yīng)創(chuàng)新主體對創(chuàng)造性審查的關(guān)切、提高創(chuàng)造性審查質(zhì)量，國家知識產(chǎn)權(quán)局在新修改的2023版《專利審查指南》中對確定發(fā)明實際解決技術(shù)問題的規(guī)則的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了完善，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)“重新確定的技術(shù)問題應(yīng)當(dāng)與區(qū)別特征在發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果相匹配，不應(yīng)當(dāng)被確定為區(qū)別特征本身，也不應(yīng)當(dāng)包含對區(qū)別特征的指引或者暗示”。
也就是說，發(fā)明實際解決的技術(shù)問題要基于區(qū)別特征在發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果進(jìn)行確定，但所確定的技術(shù)問題不能帶有發(fā)明為解決該技術(shù)問題而提出的技術(shù)手段，也不能包含對這些技術(shù)手段的指引或暗示。
新修改的審查指南中還給出如下判定示例：
要求保護(hù)的發(fā)明是一種消費電子設(shè)備，包括對用戶進(jìn)行賬戶授權(quán)的生物認(rèn)證單元，該認(rèn)證單元基于指紋和選自掌紋、虹膜、眼底、面部特征中的至少一種認(rèn)證方式的組合。說明書記載，通過至少兩種認(rèn)證可以使用戶賬戶更加安全。最接近的現(xiàn)有技術(shù)公開了一種消費電子設(shè)備，僅基于指紋信息進(jìn)行身份認(rèn)證。兩者的區(qū)別在于發(fā)明通過至少兩種生物特征進(jìn)行身份認(rèn)證，根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果，可以確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是如何提高消費電子設(shè)備的用戶賬戶安全性。不能將發(fā)明實際解決的技術(shù)問題確定為“如何增加掌紋等至少一種生物認(rèn)證方式”或者“如何通過增加認(rèn)證方式實現(xiàn)消費電子設(shè)備的安全性”。
簡要評述
新版指南雖然是從2024年1月20日開始實施，但上述修改只是對專利審查實踐中一些做法進(jìn)行規(guī)范，并不意味著新版指南實施前后對發(fā)明實際解決技術(shù)問題的認(rèn)定規(guī)則不同。
事實上，早在2017年，原國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會的幾位資深審查員即在其撰寫的《問題導(dǎo)向下的我國創(chuàng)造性評判標(biāo)準(zhǔn)研究》一文中指出：
“重新確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題需要關(guān)注以下考量因素：
……
C、以事后諸葛亮為戒
確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，不應(yīng)在技術(shù)問題中帶有本發(fā)明為解決該技術(shù)問題而提出的技術(shù)思路和解決手段，或?qū)σ朐摷夹g(shù)手段的指引，以避免在技術(shù)啟示判斷的環(huán)節(jié)出現(xiàn)事后諸葛亮的問題?！?/p>
《歐洲專利局審查指南》中也規(guī)定了創(chuàng)造性判斷“三步法”，并針對客觀技術(shù)問題指出：
“應(yīng)注意的是，所認(rèn)定的客觀技術(shù)問題中不能包含對技術(shù)方案的指引，因為在問題的表述中包含發(fā)明提供的技術(shù)方案的一部分，必然會在針對該問題對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行評價時導(dǎo)致對發(fā)明活動采取事后看法?！?/p>
結(jié)合前述無效案例也可看出，實際解決的技術(shù)問題的確定在創(chuàng)造性判斷“三步法”中起到承上啟下的作用，為第三步中技術(shù)啟示的找尋確定了方向。鑒于此，規(guī)范審查實踐中在確定實際解決的技術(shù)問題時的一些錯誤作法是很有必要的，也希望此文能使大家對我國的創(chuàng)造性審查規(guī)則有進(jìn)一步了解。
