2022年6月24日，最高人民法院對(duì)世界知名鞋履設(shè)計(jì)師MANOLO BLAHNIK訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、方宇舟商標(biāo)權(quán)無效宣告行政糾紛一案作出最終判決[1]，認(rèn)定方宇舟于1999年申請(qǐng)注冊(cè)的第1387094號(hào)“馬諾羅•貝麗嘉 MANOLO&BLAHNIK”商標(biāo)損害了MANOLO BLAHNIK先生的在先姓名權(quán)，應(yīng)當(dāng)予以無效宣告。該判決標(biāo)志著MANOLO BLAHNIK先生及其英國(guó)鞋履公司長(zhǎng)達(dá)22年的商標(biāo)行政糾紛最終獲得勝利，將為該品牌首次進(jìn)入中國(guó)大陸的奢侈品市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。
最高院裁判要旨
1、在先姓名權(quán)保護(hù)的核心在于特定商品、服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的商標(biāo)標(biāo)識(shí)與自然人姓名之間的指代關(guān)系是否成立且為相關(guān)公眾所知悉。
馬諾婁•布拉尼克（MANOLO BLAHNIK)為世界知名的鞋履設(shè)計(jì)師，其姓名為西班牙語非固定搭配詞匯。訴爭(zhēng)商標(biāo)“MANOLO BLAHNIK/馬諾羅•貝麗嘉”外文部分與之完全相同。作為從業(yè)近二十年的同業(yè)經(jīng)營(yíng)者，方宇舟將訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)在第25類“鞋、靴”等商品上，難謂巧合。該商標(biāo)注冊(cè)損害了馬諾婁•布拉尼克的姓名權(quán)，應(yīng)予無效。
2、衡量域外自然人的知名度，首先要考慮其對(duì)大陸地區(qū)的直接影響力，同時(shí)對(duì)通過雜志宣傳、巡回演出、影視作品等方式將形成于域外以及香港地區(qū)的知名度輻射到內(nèi)地的情況也應(yīng)予以考量。
3、“一事不再理”原則的適用要通過證據(jù)判斷其實(shí)質(zhì)是否為“一事”。
如新證據(jù)所證明的事實(shí)，已構(gòu)成與前案證據(jù)存在實(shí)質(zhì)性差異的“新的事實(shí)”，則不屬于2014年商標(biāo)法實(shí)施條例第六十二條所指“以相同的事實(shí)和理由再次提出評(píng)審申請(qǐng)”的情形。
22年商標(biāo)行政糾紛歷程回顧
MANOLO BLAHNIK為世界知名鞋履品牌，由西班牙知名鞋履設(shè)計(jì)師MANOLO BLAHNIK先生于1971年以自己名字命名創(chuàng)立。MANOLO BLAHNIK先生的姓名兼具西班牙和捷克特色，其父親為捷克人（BLAHNIK是捷克姓氏），母親為西班牙人（MANOLO是西班牙人名）。MANOLO BLAHNIK鞋履品牌成立初期即因時(shí)尚、高端的手工定制品質(zhì)享譽(yù)全球奢侈品行業(yè)，該品牌鞋履被稱為“高跟鞋中的貴族”，MANOLO BLAHNIK先生亦被譽(yù)為“鞋王”和“世界上最偉大的鞋匠”。1990年該品牌在中國(guó)香港陸續(xù)開設(shè)多家專賣店，經(jīng)長(zhǎng)期宣傳在我國(guó)大陸亦具有一定知名度和影響力。
方宇舟自1989年即開始在廣州、深圳等地生產(chǎn)銷售鞋類產(chǎn)品，且其產(chǎn)品主要出口至歐洲、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣等地，其名下的廣州市白云區(qū)礦泉宇舟鞋行于1999年1月28日在第25類“鞋”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)第1387094號(hào)“馬諾羅•貝麗嘉 MANOLO&BLAHNIK”商標(biāo)（后于2007年轉(zhuǎn)讓至方宇舟名下）。
2000年1月21日商標(biāo)局對(duì)上述商標(biāo)予以初審公告，公告期內(nèi)MANOLO BLAHNIK先生對(duì)該商標(biāo)提出異議申請(qǐng)，主張?jiān)撋虡?biāo)申請(qǐng)注冊(cè)損害其在先姓名權(quán)，但因大量外文證據(jù)未進(jìn)行翻譯，其他證據(jù)亦未能證明MANOLO BLAHNIK先生的姓名在中國(guó)大陸為相關(guān)公眾知悉，尚不能認(rèn)定該商標(biāo)的注冊(cè)可能給MANOLO BLAHNIK先生的姓名權(quán)造成損害，故該商標(biāo)的注冊(cè)未違反2001年商標(biāo)法第31條關(guān)于“不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定[2]。后該案經(jīng)過異議復(fù)審、一審、二審程序，北京高院于2009年6月19日做出二審判決[3]，維持了該商標(biāo)的注冊(cè)。
2014年6月19日，MANOLO BLAHNIK先生對(duì)該商標(biāo)提出無效宣告申請(qǐng)，在提交了異議程序大量外文證據(jù)的翻譯件及其他證據(jù)后，再次主張?jiān)撋虡?biāo)的注冊(cè)損害其在先姓名權(quán)，原商評(píng)委作出裁定[4]認(rèn)定無效程序提交外文證據(jù)的中文譯文，屬于新的事實(shí)，不違反“一事不再理”原則，但無效程序提交的證據(jù)形成時(shí)間大多晚于第1387094號(hào)商標(biāo)申請(qǐng)日，不能證明該商標(biāo)申請(qǐng)日前MANOLO BLAHNIK先生已在中國(guó)大陸具有一定的知名度，故未支持無效宣告請(qǐng)求。
2016年，該案進(jìn)入無效宣告行政訴訟程序，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決[5]認(rèn)為無效程序提交的異議程序外文證據(jù)的中文譯文，證明目的與異議程序相同，違反了“一事不再理”原則，其他證據(jù)作出時(shí)間均在第1387094號(hào)商標(biāo)申請(qǐng)日之后，不足以證明MANOLO BLAHNIK姓名在該商標(biāo)申請(qǐng)日之前的知名度，駁回了MANOLO BLAHNIK先生的訴訟請(qǐng)求。MANOLO BLAHNIK先生對(duì)該一審判決提起上訴，北京高院于2019年11月4日作出二審判決[6]，維持了一審判決。
2020年，萬慧達(dá)律師事務(wù)所代理人接受MANOLO BLAHNIK先生委托，就上述案件向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。案件代理過程中，我們一方面對(duì)異議程序與無效程序中提交的證據(jù)進(jìn)行對(duì)比梳理，說明無效程序提交證據(jù)已構(gòu)成“新的事實(shí)”，未違反“一事不再理”原則；另一方面，從MANOLO BLAHNIK先生姓名的來源、同名鞋履品牌歷史發(fā)展情況、銷售范圍及數(shù)據(jù)、商標(biāo)注冊(cè)情況、書籍報(bào)紙宣傳報(bào)道、獲獎(jiǎng)記錄、姓名受保護(hù)記錄等多個(gè)角度，對(duì)MANOLO BLAHNIK先生姓名的知名度情況進(jìn)行說明，并將再審程序中新發(fā)現(xiàn)的方宇舟涉嫌制假售假多種其他知名品牌鞋的事實(shí)作為補(bǔ)充證據(jù)，說明其有明知MANOLO BLAHNIK先生姓名并進(jìn)行惡意攀附的故意，第1387094號(hào)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)予以無效宣告。
2020年12月7日，最高人民法院作出（2020）最高法行申9298號(hào)裁定提審該案，并于2022年1月公開開庭審理，最終作出判決認(rèn)定爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)損害了MANOLO BLAHNIK先生的姓名權(quán)，違反了2001年商標(biāo)法第31條關(guān)于“不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定，應(yīng)予以無效。
案件評(píng)述
歷經(jīng)二十余年備受業(yè)界關(guān)注的MANOLO BLAHNIK商標(biāo)糾紛案最終在最高人民法院的判決中落下帷幕，法院采納了無效階段提交的新證據(jù)，保護(hù)了MANOLO BLAHNIK先生的在先姓名權(quán)，無效了他人早期搶注的商標(biāo)。案件要點(diǎn)評(píng)述如下：
一、“一事不再理”原則的適用要通過證據(jù)判斷其實(shí)質(zhì)是否為“一事”
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第29條第1款規(guī)定，當(dāng)事人依據(jù)在原行政行為之后新發(fā)現(xiàn)的證據(jù)，或者在原行政程序中因客觀原因無法取得或在規(guī)定期間內(nèi)不能提供的證據(jù)，或者新的法律依據(jù)提出的評(píng)審申請(qǐng)，不屬于以“相同的事實(shí)和理由”再次提出評(píng)審申請(qǐng)。
在MANOLO BLAHNIK商標(biāo)糾紛案件中，我們?cè)敿?xì)對(duì)比梳理了無效程序與異議程序中提交的所有證據(jù)，并向法院說明無效階段提交了共計(jì)106份證據(jù)，其中除11份異議程序中已提交過的外文證據(jù)的中文翻譯外，還新增補(bǔ)充了95份異議程序中沒有提交的證據(jù)，包括無效申請(qǐng)階段提交的異議復(fù)審后形成的國(guó)家圖書館檢索報(bào)告、大量媒體雜志報(bào)道、支持MANOLO BLAHNIK先生姓名權(quán)的相關(guān)裁定、其他在先判例等；在無效一審階段大量補(bǔ)充的關(guān)于MANOLO BLAHNIK先生及其同名品牌“MANOLO BLAHNIK”的使用情況、國(guó)內(nèi)外持續(xù)的知名度報(bào)道、方宇舟的惡意情況等；在無效二審階段補(bǔ)充的國(guó)家圖書館檢索報(bào)告；在再審階段提交的關(guān)于方宇舟從事鞋履行業(yè)制假售假行為的證據(jù)，國(guó)內(nèi)外各高端奢侈品公司/品牌首席商務(wù)官、知名作家編輯等相關(guān)行業(yè)知名人士等所出具的關(guān)于MANOLO BLAHNIK先生知名度的證詞等。
總之，無效階段重點(diǎn)補(bǔ)充了MANOLO BLAHNIK先生在中國(guó)香港、內(nèi)地的知名度證據(jù)和新發(fā)現(xiàn)的方宇舟實(shí)際經(jīng)營(yíng)中存在惡意攀附知名品牌的證據(jù)，前述證據(jù)所呈現(xiàn)的事實(shí)已與異議階段形成明顯差異，已經(jīng)構(gòu)成與前案證據(jù)存在實(shí)質(zhì)性差異的“新的事實(shí)”，未違反“一事不再理”原則。
此外，關(guān)于“新的事實(shí)”的認(rèn)定，最高人民法院在“Maggi”商標(biāo)無效宣告案[7]中亦認(rèn)為，“雀巢公司在本案中提交了中國(guó)國(guó)家圖書館檢索報(bào)告、‘Maggi/美極’調(diào)味品品牌認(rèn)知度市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告、《中國(guó)商報(bào)》等媒體報(bào)道、新偉成公司商標(biāo)注冊(cè)信息等多份在異議復(fù)審申請(qǐng)或第26719號(hào)異議復(fù)審裁定之后新形成的證據(jù)，已構(gòu)成與前案證據(jù)存在實(shí)質(zhì)性差異的‘新的事實(shí)’，不屬于2014年商標(biāo)法實(shí)施條例第62條所指‘以相同的事實(shí)和理由再次提出評(píng)審申請(qǐng)’的情形”，未違反“一事不再理”原則。
因此，根據(jù)審查一致性原則，對(duì)于上述同類案件判斷是否屬于“一事不再理”，應(yīng)當(dāng)通過當(dāng)事人在案件中提交的新證據(jù)判斷其實(shí)質(zhì)是否為“一事”，如新證據(jù)所證明的事實(shí)已構(gòu)成與前案證據(jù)存在實(shí)質(zhì)性差異的“新的事實(shí)”，則不屬于2014年商標(biāo)法實(shí)施條例第62條所指‘以相同的事實(shí)和理由再次提出評(píng)審申請(qǐng)’的情形”。
二、在先姓名權(quán)保護(hù)的核心在于特定商品、服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的商標(biāo)標(biāo)識(shí)與自然人姓名之間的指代關(guān)系是否成立且為相關(guān)公眾所知悉
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第20條第1款規(guī)定，當(dāng)事人主張?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)損害其姓名權(quán)，如果相關(guān)公眾認(rèn)為該商標(biāo)標(biāo)志指代了該自然人，容易認(rèn)為標(biāo)記有該商標(biāo)的商品系經(jīng)過該自然人許可或者與該自然人存在特定聯(lián)系的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該商標(biāo)損害了該自然人的姓名權(quán)。具體而言，自然人主張保護(hù)姓名權(quán)時(shí)，可以從以下幾方面入手：
1、在先姓名組合方式相對(duì)獨(dú)特，他人無創(chuàng)意巧合可能性。
MANOLO BLAHNIK先生的姓名兼具西班牙和捷克特色，其父親為捷克人，母親為西班牙人，Manolo源于是西班牙人名，Blahnik是捷克姓氏，該組合方式極為罕見，他人在不知申請(qǐng)人及其同名品牌的情況下無巧合可能。
方宇舟名下的第1387094號(hào)“馬諾羅•貝麗嘉 MANOLO&BLAHNIK”商標(biāo)的英文部分與MANOLO BLAHNIK先生的姓名完全重合，“馬諾羅•貝麗嘉”顯然是“MANOLO & BLAHNIK”的中文音譯。方宇舟在歷次爭(zhēng)議程序中均未對(duì)該商標(biāo)的來源作出合理解釋，其在“MANOLO BLAHNIK”使用超過50年且已具有知名度的情況下申請(qǐng)注冊(cè)該商標(biāo)難謂善意。
2、在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日之前，在先姓名及其同名品牌已在特定行業(yè)具有一定知名度，且為相關(guān)公眾所知悉。
姓名權(quán)為一種自然人生而享有的權(quán)利，在《商標(biāo)法》規(guī)制下其保護(hù)門檻的要求應(yīng)低于在先使用并具有一定影響的商標(biāo)權(quán)，在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日前，當(dāng)特定商品、服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的商標(biāo)標(biāo)識(shí)與他人姓名產(chǎn)生指代關(guān)系并為相關(guān)公眾所知悉時(shí)，在先姓名權(quán)及其同名品牌應(yīng)受到保護(hù)。
MANOLO BLAHNIK先生于1970年開始從事鞋履設(shè)計(jì)，1971年以自己的姓名命名創(chuàng)立鞋履品牌，西班牙國(guó)王和英國(guó)女王均對(duì)其授予榮譽(yù)勛章，被譽(yù)為“鞋王”和“世界上最偉大的鞋匠”。
自1979年開始，MANOLO BLAHNIK先生即開始在超過50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)在第25類鞋類商品上注冊(cè)“MANOLO BLAHNIK”“BLAHNIK”系列商標(biāo)，包括在1990年在中國(guó)香港申請(qǐng)注冊(cè)了第01856號(hào)“BLAHNIK”商標(biāo)，1994年在中國(guó)臺(tái)灣在“鞋”商品上獲準(zhǔn)注冊(cè)的第00626461號(hào)“BLAHNIK”商標(biāo)。在1987年-1999年間，MANOLO BLAHNIK先生亦連獲美國(guó)時(shí)尚設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)、英國(guó)時(shí)尚協(xié)會(huì)等國(guó)際頂尖設(shè)計(jì)師組織頒發(fā)的9項(xiàng)大獎(jiǎng)，此后更是獲獎(jiǎng)不斷，在國(guó)際時(shí)尚界的地位得到不斷提升。
MANOLO BLAHNIK先生及其同名品牌在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)（1999年）之前即已在中國(guó)香港、內(nèi)地等全球范圍內(nèi)進(jìn)行了使用，相關(guān)報(bào)紙、期刊對(duì)此也進(jìn)行了大量的報(bào)道，“MANOLO BLAHNIK”品牌在鞋行業(yè)內(nèi)已具有了一定的知名度和影響力。
如：1990年8月在中國(guó)香港的中環(huán)地區(qū)開設(shè)銷售店鋪，到1999年銷售額達(dá)到2010萬港元，1997-2017年銷售額超過6.6億港幣；1973-1999年間，至少有50余篇的期刊報(bào)紙報(bào)道對(duì)MANOLO BLAHNIK先生的成就及消費(fèi)者對(duì)其品牌的追捧進(jìn)行了報(bào)道，這些期刊報(bào)紙包括《南華早報(bào)》《世界時(shí)裝之苑（香港版ELLE）》《東方日?qǐng)?bào)》《THE PEAK》等；在1990年代，MANOLO BLAHNIK品牌鞋履受到了林青霞、張曼玉、張國(guó)榮等明星和名媛的青睞，并出現(xiàn)在1994年的《重慶森林》、1997年張國(guó)榮演唱會(huì)等多部影視作品中。
3、衡量域外自然人姓名及其同名品牌的知名度時(shí)，除考慮在中國(guó)大陸的直接影響力之外，形成于域外及中國(guó)香港地區(qū)的知名度證據(jù)并輻射至中國(guó)大陸的情況亦應(yīng)當(dāng)被考慮。
判斷域外自然人姓名及其同名品牌的知名度情況，首先應(yīng)考慮其在中國(guó)大陸的影響力及為相關(guān)公眾知悉的情況，其次形成于域外及中國(guó)香港地區(qū)的知名度證據(jù)并輻射至中國(guó)大陸的情況亦應(yīng)當(dāng)被考慮，尤其是對(duì)于尚未進(jìn)入中國(guó)大陸的品牌欲在我國(guó)尋求受保護(hù)時(shí)，域外證據(jù)若能證明可以輻射至大陸地區(qū)為相關(guān)公眾所知悉，則該證據(jù)可以作為知名度證據(jù)被法院予以采納。
上述MANOLO BLAHNIK案第1387094號(hào)商標(biāo)于1999年申請(qǐng)時(shí)，香港已回歸祖國(guó)，與內(nèi)地交流密切，此時(shí)，MANOLO BLAHNIK鞋履品牌雖未進(jìn)入大陸市場(chǎng)，但MANOLO BLAHNIK先生及其鞋履品牌在香港地區(qū)的多年影響和國(guó)際知名度是完全能夠?qū)Υ箨懙貐^(qū)產(chǎn)生影響的。這一事實(shí)，也可以從MANOLO BLAHNIK先生的姓名在大陸地區(qū)后續(xù)被他人多次搶注佐證。故最高人民法院在上述案件判決中明確“在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日前，MANOLO BLAHNIK在國(guó)外及香港地區(qū)的知名度在一定程度上會(huì)輻射至內(nèi)地，可以認(rèn)定相關(guān)公眾認(rèn)為爭(zhēng)議商標(biāo)指代了該自然人，或者認(rèn)為標(biāo)記有爭(zhēng)議商標(biāo)的商品系經(jīng)過該自然人許可或者與該自然人存在特定聯(lián)系?！?/p>
此外，最高人民法院在“香港榮華”案[8]中亦明確說明，在香港地區(qū)長(zhǎng)期使用能夠?qū)?nèi)地產(chǎn)生影響。
4、爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)人明顯具有搶注惡意時(shí)，對(duì)域外自然人姓名及其同名品牌知名度的證明范圍可以進(jìn)一步限縮至只輻射至該商標(biāo)申請(qǐng)人。
衡量域外自然人姓名及其同名品牌的知名度時(shí)，爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)是否具有惡意為重要考慮因素，當(dāng)爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)人具有明顯搶注惡意時(shí)，為打擊商標(biāo)惡意注冊(cè)行為，對(duì)在先姓名及其同名品牌的知名度要求可以進(jìn)一步降低，其知名度情況只需輻射至該商標(biāo)申請(qǐng)人即可。
第1387094號(hào)商標(biāo)申請(qǐng)日前，方宇舟作為同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者在廣東地區(qū)有近十年的鞋業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且其產(chǎn)品主要出口歐洲、香港地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)等地，其應(yīng)知且明知MANOLO BLAHNIK先生及其同名品牌，仍申請(qǐng)注冊(cè)與之姓名完全相同的商標(biāo)，具有明顯的不正當(dāng)搶注意圖。
且在實(shí)際銷售中，方宇舟還涉嫌侵犯MANOLO BLAHNIK先生具有獨(dú)創(chuàng)設(shè)計(jì)的在先著作權(quán)標(biāo)識(shí)“
”，并假冒知名品牌鱷魚、NEW BALANCE、GUCCI、BURBERRY等，基于其具有專門從事鞋履行業(yè)制假售假的行為，其對(duì)第1387094號(hào)商標(biāo)具有明顯不正當(dāng)搶注意圖，該商標(biāo)申請(qǐng)損害了MANOLO BLAHNIK先生的在先姓名權(quán)。
綜上，自然人的姓名經(jīng)過多年商業(yè)化使用，姓名所指代的品牌與該自然人已建立穩(wěn)定的指代關(guān)系時(shí)，對(duì)該姓名的保護(hù)可以參考上述案例。MANOLO BLAHNIK商標(biāo)糾紛案件判決的作出，表明我們國(guó)家對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度不斷加強(qiáng)，對(duì)惡意搶注商標(biāo)行為的打擊亦日趨嚴(yán)厲，該案判決為其他尚未進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的眾多品牌釋放了良好信號(hào)，亦將營(yíng)造更好的尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值的社會(huì)環(huán)境。
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