2023年1月13日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在官網(wǎng)上公布了第五次商標(biāo)法修訂草案（征求意見(jiàn)稿）及說(shuō)明。在說(shuō)明中，國(guó)知局指出目前存在的突出問(wèn)題，例如商標(biāo)“注而不用”現(xiàn)象比較常見(jiàn)；商標(biāo)惡意搶注依然存在；商標(biāo)權(quán)保護(hù)仍然困難，不當(dāng)行使和濫用權(quán)利現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，借訴訟牟利甚至惡意訴訟問(wèn)題日益突出。
國(guó)知局分析造成這些問(wèn)題的原因在于《商標(biāo)法》已經(jīng)不能適應(yīng)實(shí)踐發(fā)展的需要，主要體現(xiàn)在:商標(biāo)制度設(shè)計(jì)“重注冊(cè)、輕使用”，打擊商標(biāo)惡意注冊(cè)的范圍和力度仍然偏弱，馳名商標(biāo)保護(hù)規(guī)則不夠健全等。
在闡述修改基本思路時(shí)，國(guó)知局還特別提到“堅(jiān)持立足國(guó)情，放眼世界，密切跟蹤國(guó)際商標(biāo)法律制度發(fā)展趨勢(shì)，夯實(shí)制度基礎(chǔ)，構(gòu)建更加互惠、包容、平衡的商標(biāo)法律制度”。
2023年6月，商標(biāo)局印發(fā)的《商標(biāo)評(píng)審案件審查審理工作制度》中新增了《評(píng)審案件中止情形規(guī)范》。9月，最高人民法院發(fā)布了《關(guān)于優(yōu)化法治環(huán)境 促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下稱(chēng)“指導(dǎo)意見(jiàn)”）。
本文將圍繞修法草案中有關(guān)注冊(cè)商標(biāo)的使用義務(wù)，禁止惡意注冊(cè)和使用以及馳名商標(biāo)保護(hù)三大重要問(wèn)題，結(jié)合最新的行政、司法動(dòng)向展開(kāi)討論。
一、注冊(cè)商標(biāo)的使用義務(wù)
我國(guó)實(shí)行通過(guò)注冊(cè)獲得商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的制度，但商標(biāo)使用的要求隨著商標(biāo)法歷次修改得到不斷加強(qiáng)。
這次修訂草案中則在申請(qǐng)階段增加商標(biāo)使用或者使用承諾的要求（第5條），同時(shí)建立商標(biāo)注冊(cè)后每 5 年主動(dòng)說(shuō)明商標(biāo)使用情況制度，對(duì)未說(shuō)明使用情況或正當(dāng)理由的，視為放棄其注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，對(duì)經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)說(shuō)明不真實(shí)的，可以撤銷(xiāo)其注冊(cè)商標(biāo)(第61條)。下面重點(diǎn)就這兩點(diǎn)修改建議進(jìn)行分析。
美國(guó)1988年新商標(biāo)法允許基于使用意圖提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，同時(shí)給予不超過(guò)24個(gè)月的寬限期來(lái)兌現(xiàn)這一承諾，以滿足注冊(cè)前商標(biāo)已經(jīng)使用的要求，同時(shí)賦予申請(qǐng)日起即推定已在全國(guó)使用的效力。第五次商標(biāo)法修改草案并未規(guī)定做出使用承諾必須先使用才能注冊(cè)，因此不太可能起到美國(guó)商標(biāo)法督促使用的目的。
五年提交一次商標(biāo)使用說(shuō)明的規(guī)定，看上去也是在借鑒美國(guó)商標(biāo)法的做法。因?yàn)檫€沒(méi)有看到具體的要求，例如說(shuō)明的詳細(xì)程度、與目前撤銷(xiāo)程序的舉證要求有何不同，利害關(guān)系人是否可以閱卷或申請(qǐng)主管機(jī)關(guān)抽查使用說(shuō)明，因此暫時(shí)還不能評(píng)估因此給商標(biāo)注冊(cè)人帶來(lái)多大的負(fù)擔(dān)，但可以設(shè)想的是，沒(méi)有使用的商標(biāo)注冊(cè)人必然面臨較大的道德壓力，已經(jīng)使用的商標(biāo)注冊(cè)人也將承擔(dān)額外的舉證負(fù)擔(dān)。
如果讓我們的目光轉(zhuǎn)向歐盟的商標(biāo)立法，或許可以有不同的解決思路。2015年歐盟商標(biāo)條例及指令規(guī)定，注冊(cè)滿五年的商標(biāo)需要對(duì)他人的商標(biāo)申請(qǐng)或注冊(cè)提異議或無(wú)效申請(qǐng)的，必須應(yīng)被異議人或被無(wú)效申請(qǐng)人的要求提供在后商標(biāo)申請(qǐng)日以及無(wú)效申請(qǐng)日前五年使用的證據(jù)，否則就會(huì)被駁回。
因此，我們或許可以組合借鑒歐美的做法，一方面要求申請(qǐng)人承諾會(huì)使用以提示其使用義務(wù)，另一方面可以在商標(biāo)駁回復(fù)審時(shí)，如果引證商標(biāo)注冊(cè)已滿三年，則要求他提交在后商標(biāo)申請(qǐng)日之前三年的使用證據(jù)，不提供的不影響該注冊(cè)人之后提出異議或無(wú)效申請(qǐng)，但如果后來(lái)提出異議或無(wú)效，提交這三年使用證據(jù)的義務(wù)將一致存在。這樣，就不必將申請(qǐng)與撤銷(xiāo)程序掛鉤并等待撤銷(xiāo)程序的結(jié)果，甚至也不再需要就是否允許情勢(shì)變更作出規(guī)定，同時(shí)也免除所有注冊(cè)人每五年提交一次使用說(shuō)明的負(fù)擔(dān)。
比較而言，這種做法既強(qiáng)調(diào)了沒(méi)有使用的商標(biāo)不要受到法律保護(hù)，不應(yīng)妨礙他人的基本原則，同時(shí)也尊重了雙方當(dāng)事人的意思自治，他們自己最清楚何時(shí)應(yīng)該采取什么樣的法律行動(dòng)，而且主管部門(mén)也盡到了避免真正因?yàn)槭褂每赡墚a(chǎn)生的混淆，不失為一個(gè)成本較低，收益較大且對(duì)各方都比較友好的做法。
事實(shí)上，隨著新的《評(píng)審案件中止情形規(guī)范》的逐步展開(kāi)，對(duì)于駁回、異議及無(wú)效程序中的引證商標(biāo)，如果有初步證據(jù)表明已經(jīng)期滿三年不使用的，在后商標(biāo)申請(qǐng)或注冊(cè)人勢(shì)必會(huì)提起撤銷(xiāo)其注冊(cè)的請(qǐng)求并要求中止當(dāng)前審理，最后的結(jié)果將與歐盟的做法極為接近。當(dāng)然，歐盟的做法更加嚴(yán)格，具體表現(xiàn)在，在先商標(biāo)即使于在后商標(biāo)申請(qǐng)日之后開(kāi)始或恢復(fù)使用，也將不能阻止在后商標(biāo)的注冊(cè)，充分體現(xiàn)豁免期滿仍不使用的注冊(cè)商標(biāo)無(wú)權(quán)獲得保護(hù)的法律理念。
二、制止惡意商標(biāo)注冊(cè)和使用
注冊(cè)商標(biāo)受法律保護(hù)一致是我國(guó)商標(biāo)法的基本原則，但正如任何權(quán)利都必須遵守誠(chéng)實(shí)信用的基本原則，商標(biāo)也不應(yīng)該例外，因此自從1993年商標(biāo)法第一次修改起，商標(biāo)法就不斷增加制止惡意注冊(cè)及使用的條款。
這次商標(biāo)法修訂草案對(duì)商標(biāo)注冊(cè)的條件中明確將惡意作為一個(gè)單獨(dú)的理由，關(guān)于商標(biāo)惡意注冊(cè)申請(qǐng)的第22條規(guī)定，申請(qǐng)人不得惡意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，包括：（一）不以使用為目的，大量申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的；（二）以欺騙或者其他不正當(dāng)手段申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的；（三）申請(qǐng)注冊(cè)有損國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或者有其他重大不良影響的商標(biāo)的；（四）違反本法第18、19、23條規(guī)定，故意損害他人合法權(quán)利或者權(quán)益，或者謀取不正當(dāng)利益的；（五）有其他惡意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)行為的。
接下來(lái)我們逐一分析這一新的條款：首先，商標(biāo)法正是將惡意作為一個(gè)單獨(dú)的注冊(cè)條件，并貫穿商標(biāo)的審查、異議和無(wú)效程序無(wú)疑是一個(gè)很大進(jìn)步，同時(shí)也是對(duì)我國(guó)參加的國(guó)際條約例如RCEP的一種回應(yīng)。其次，改變了將不以使用為目的與惡意共存的規(guī)定，將不以使用為目的直接與惡意掛鉤。再次，重大不良影響的商標(biāo)一般理解應(yīng)該與草案第15條的禁用標(biāo)志類(lèi)似，但不知是因?yàn)樯暾?qǐng)這些標(biāo)志注冊(cè)會(huì)產(chǎn)生比第15條更加嚴(yán)重的后果需要額外處罰還是別的什么原因，這里將其納入了惡意注冊(cè)的范圍，且與無(wú)效理由無(wú)關(guān)；第四，同樣的，違反草案第18、19、32條的注冊(cè)本身已經(jīng)是無(wú)效的理由了，加入本條似乎也是為了予以更重的處罰，但卻沒(méi)有規(guī)定將這些情形作為提出無(wú)效不受五年限制的例外情形。第五，有其他惡意申請(qǐng)的第五項(xiàng)兜底規(guī)定卻意外地沒(méi)有作為無(wú)效的理由，如果不在一開(kāi)始對(duì)惡意進(jìn)行一個(gè)概括的定義，惡意的場(chǎng)景顯然不能被第一、二項(xiàng)全部囊括，這個(gè)兜底規(guī)定的意義必然大打折扣。因此，一個(gè)可能的辦法就是像歐盟法院在Sky案（C-371/18）中判決的那樣規(guī)定，申請(qǐng)人凡是懷有違反誠(chéng)信慣例損害他人利益的意圖，或是雖然不針對(duì)特定的第三人，但是其獲得商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)但是卻不是為了實(shí)現(xiàn)商標(biāo)的基本功能，就構(gòu)成惡意。這樣才不容易掛一漏萬(wàn)。
此外，修訂草案還明確提高對(duì)商標(biāo)惡意注冊(cè)的罰款數(shù)額(第67條)；規(guī)定惡意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)給他人造成損失應(yīng)當(dāng)給予民事賠償，對(duì)惡意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利 益或者造成重大不良影響的，由檢察機(jī)關(guān)提起訴訟(第83條)，并引入惡意訴訟反賠制度(第84條)。這些規(guī)定擬將已有的司法解釋和實(shí)踐上升為法律規(guī)定，必將對(duì)惡意注冊(cè)人產(chǎn)生相當(dāng)程度的嚇阻作用，并從經(jīng)濟(jì)上使其無(wú)利可圖。
前面提到的最高人民法院的指導(dǎo)意見(jiàn)在第九點(diǎn)實(shí)際也特別強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)嚴(yán)厲打擊商標(biāo)攀附、仿冒搭車(chē)等惡意囤積和惡意搶注行為，依法保護(hù)民營(yíng)企業(yè)的品牌利益和市場(chǎng)形象。當(dāng)事人違反誠(chéng)信原則，惡意取得、行使權(quán)利并主張他人侵權(quán)的，依法判決駁回其訴訟請(qǐng)求。被告舉證證明原告濫用權(quán)利起訴損害其合法權(quán)益，請(qǐng)求原告賠償合理訴訟開(kāi)支的，依法予以支持。嚴(yán)格落實(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)懲罰性賠償制度，堅(jiān)持侵權(quán)代價(jià)與其主觀惡性和行為危害性相適應(yīng)，對(duì)以侵權(quán)為業(yè)、獲利巨大、危害國(guó)家安全、公共利益或者人身健康等情節(jié)嚴(yán)重的故意侵權(quán)，依法加大賠償力度。這也可以說(shuō)是對(duì)修改草案著力打擊惡意注冊(cè)相關(guān)內(nèi)容的一種呼應(yīng)。當(dāng)然，如果同時(shí)規(guī)定惡意注冊(cè)的商標(biāo)既不能在起訴他人時(shí)受保護(hù)，也不能在被他人起訴時(shí)受保護(hù)就更理想了。
最后，還有一個(gè)值得一提的問(wèn)題是，修訂草案還明確惡意注冊(cè)的商標(biāo)被宣告無(wú)效后應(yīng)當(dāng)對(duì)注冊(cè)后、宣告無(wú)效前的侵權(quán)行為承擔(dān)法律責(zé)任(第48條)，這條規(guī)定看上去似乎有利于加重惡意侵權(quán)人的責(zé)任，但仔細(xì)分析起來(lái)，實(shí)際會(huì)提高在先商標(biāo)的索賠門(mén)檻。這是因?yàn)?，目前?7.2條里面的惡意是作為已經(jīng)執(zhí)行的款項(xiàng)不予回轉(zhuǎn)的例外情形，因此是對(duì)侵權(quán)人的一種處罰，但如果增加一條必須證明被無(wú)效的商標(biāo)注冊(cè)人具有惡意才能追究其侵權(quán)責(zé)任的規(guī)定，則可能會(huì)沖擊現(xiàn)有的商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任體系。
三、馳名商標(biāo)保護(hù)
這次修訂草案對(duì)現(xiàn)有的保護(hù)體系進(jìn)行了重構(gòu)，主要體現(xiàn)在增加了制止淡化及搭車(chē)的第三款，具體措辭如下：（1）在相同或者類(lèi)似商品上使用、申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，禁止使用并不予注冊(cè)。（2）在不相類(lèi)似商品上使用、申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)持有人的利益可能受到損害的，禁止使用并不予注冊(cè)。（3）使用、申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人為廣大公眾所熟知的馳名商標(biāo)，足以使相關(guān)公眾認(rèn)為該商標(biāo)與該馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標(biāo)的顯著特征、貶損馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)的，禁止使用并不予注冊(cè)。
下面我們從幾個(gè)方面討論馳名商標(biāo)保護(hù)的上述修改建議：首先，目前在商標(biāo)注冊(cè)條件中規(guī)定的馳名商標(biāo)保護(hù)實(shí)際不僅涉及商標(biāo)能否注冊(cè)，而且涉及制止他人使用，目前是通過(guò)司法解釋將對(duì)已注冊(cè)的馳名商標(biāo)的侵犯作為“其他商標(biāo)侵權(quán)行為”來(lái)規(guī)定的，但不僅未將未注冊(cè)馳名商標(biāo)納入商標(biāo)侵權(quán)定義，而且對(duì)其救濟(jì)還限于停止侵權(quán)。因此，正如新華字典案件里面反映的賠償問(wèn)題，即使不屬于商標(biāo)侵權(quán)，但是否應(yīng)該獲得賠償，仍然亟需在商標(biāo)法里面明確。
其次，保留的第二款在2009年的司法解釋中已經(jīng)實(shí)際被解讀為目前第三款的內(nèi)容，因此，如果繼續(xù)保留第二款，勢(shì)必會(huì)跟十多年的司法實(shí)踐發(fā)生錯(cuò)位，也就是文字原封不動(dòng)，但卻需要尋找一個(gè)不同于第三款的解讀，實(shí)際操作起來(lái)不免會(huì)平添很多糾葛。第二款的措辭部分來(lái)源于TRIPS協(xié)定第16.3條，甚至也出現(xiàn)在《馳名商標(biāo)聯(lián)合建議》中，但作為一個(gè)最低的保護(hù)要求，在已經(jīng)被解讀為或正要被直接寫(xiě)作保護(hù)邏輯更清晰的第三款的情況下，再保留第二款的意義就不大了。
再次，第三款應(yīng)該是這次修訂草案的一大亮點(diǎn)，主要體現(xiàn)在該款不僅不再?gòu)?qiáng)調(diào)注冊(cè)商標(biāo)才能享受反淡化保護(hù)，未注冊(cè)商標(biāo)只要馳名也可以，而且不再?gòu)?qiáng)調(diào)非類(lèi)似商品才有必要?jiǎng)佑民Y名商標(biāo)的特殊保護(hù)，類(lèi)似“海底撈”訴“河底撈”的案件中所反映的馳名商標(biāo)的同類(lèi)商品強(qiáng)化保護(hù)的問(wèn)題有望解決。不過(guò)，該款將馳名所涉及的公眾從相關(guān)公眾提高為廣大公眾，似有過(guò)高要求的嫌疑，不利于對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)。雖然美國(guó)商標(biāo)法和《馳名商標(biāo)聯(lián)合建議》里面都有提到廣大公眾，但實(shí)際“相關(guān)公眾”的概念更加靈活，歐盟法院在Intel案（C-252/07）中已經(jīng)指出，可以根據(jù)情況具體定義馳名所在的相關(guān)公眾來(lái)解決這一問(wèn)題，具體是弱化及丑化只需在原告所在的相關(guān)公眾中馳名，搭車(chē)則需要證明被告相關(guān)公眾中馳名。
最后，我們可以結(jié)合馳名商標(biāo)說(shuō)一說(shuō)防御商標(biāo)的正當(dāng)性問(wèn)題。過(guò)去有不少?lài)?guó)家都有防御商標(biāo)制度，現(xiàn)在越來(lái)越少的國(guó)家和地區(qū)還保留這一制度，但通常都只適用于少數(shù)的商標(biāo)種類(lèi)，或者說(shuō)一般都限定在馳名商標(biāo)上。換句話說(shuō)，如果說(shuō)通常的馳名商標(biāo)保護(hù)都是事后的保護(hù)，即遇到具體的問(wèn)題再?gòu)纳虡?biāo)的強(qiáng)度出發(fā)去劃定保護(hù)的邊界，防御商標(biāo)的保護(hù)卻相當(dāng)于事前的保護(hù)，通過(guò)事先在不準(zhǔn)備使用的商品上注冊(cè)，筑起一道防火墻，從而阻卻他人的申請(qǐng)或使用。
如果說(shuō)事后的保護(hù)往往要經(jīng)過(guò)曠日持久的纏斗才能最終確定各自的邊界，那么能夠恰如其分地事前劃定注冊(cè)的合理范圍確實(shí)會(huì)更加困難，出現(xiàn)注冊(cè)范圍大于實(shí)際可以擁有的范圍也注定不可避免。因此，防御商標(biāo)和馳名商標(biāo)可以說(shuō)是一個(gè)硬幣的兩面，如果有馳名商標(biāo)夠不到的地方，通過(guò)防御商標(biāo)的注冊(cè)去獨(dú)占也可能并不具有正當(dāng)性，但如果防御商標(biāo)注冊(cè)的范圍是馳名商標(biāo)本來(lái)就夠得著地方，那防御商標(biāo)作為低成本的保護(hù)手段也無(wú)可厚非，只是如果從制度上同意預(yù)先劃定一個(gè)實(shí)際難以準(zhǔn)確劃定的注冊(cè)范圍，也可能會(huì)帶來(lái)馳名商標(biāo)所有人過(guò)度保護(hù)的沖動(dòng)。
因此，我們?nèi)绻麍?jiān)持只有使用的商標(biāo)才能受到保護(hù)，防御商標(biāo)所要解決的問(wèn)題，就應(yīng)該并且也可以通過(guò)馳名商標(biāo)脫離榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)回到正常保護(hù)的路徑來(lái)尋求解決。換句話說(shuō)，馳名商標(biāo)越能發(fā)揮制止淡化和搭車(chē)的作用，就越不需要防御商標(biāo)制度，也越能維持商標(biāo)注冊(cè)與使用的平衡，從而捋順兩者的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)“注者有其用，用者得其注”的理想狀態(tài)。
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